Le droit canadien de la propriété intellectuelle

milto ns 1p •

Le Canada ne souffre pas d'un manque de recherche et les Canadiens disposent de beaucoup d'idées innovatrices. Cependant, les Canadiens ne possèdent pas de bons antécédents quant à la commercialisation réussie de leurs innovations. Les Canadiens ont bâti leur richesse et leur bonheur grâce aux riches ressources naturelles, mais cette ère arrive à sa fin. Si nous souhaitons éviter de devenir amers et pauvres, nous devons augmenter rapidement la commercialisation et la production et l'exportation de nos produits et services à valeur ajoutée. Nous sommes déjà bien loin derrière nos pairs économiques, comme la Suède, donc nous devons progresser rapidement sur ce point. Les Suédois soumettent cinq fois plus de demandes de brevets et de marques de commerce par personne que les Canadiens dans les pays de la


>. Les clients potentiels comprennent immédiatement ce que vous êtes et où vous vous trouvez, mais quelle est la différence entre votre hôtel et tous les autres qui se situent sur des plages sablonneuses? Vous ne pourriez jamais revendiquer des droits de marque de commerce car le nom est trop général et descriptif pour être distinctif. La rédaction d'échantillons d'annonces constitue un bon exer­ cice qui peut vous aider à éviter ce piège. Rappelez-vous que votre marque doit identifier votre produit et le distinguer des produits de la concurrence; elle ne doit pas le décrire. Tenez compte de la différence entre « utilisez la cire Turtle Wax la prochaine fois que vous polirez votre voiture >> et < < utilisez la cire Lustrée la prochaine fois que vous polirez votre voiture >>. Vous voyez comment vous pouvez facilement repérer la possibilité d'ennuis de cette manière?

Passer aux étapes suif/antes Comme pour tous les droits de PI, l'établissement de la propriété est essentiel. Les propriétaires d'entreprises font souvent l'erreur d'engager un sous-traitant pour les aider à créer une marque de commerce, particulièrement des logos et des conceptions, puis oublient de se procurer une cession du droit d'auteur auprès du sous-traitant. Le terme technique pour cette situation est gâch is, et vous pouvez facilement l'éviter en vous procurant des documents clairs d è s le départ. Après avoir soigneusement créé votre marque de commerce et vous être assuré qu'elle vous appartient, vous devez aller de l'avant. En matière de marques de commerce, le droit canadien fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. En d'autres mots et en règle générale, on donne la p riorité à la première personne qui adopte la marque de commerce. Comme vous le savez certainement, les lois sont souvent complexes et floues - pourquoi les lois qui port ent sur les marques de commerce seraient-elles différentes? Nous vous

_______

Cha p itre 3 : Protéger vos m a rq u es de commerce

59

expliquons plus loin les étapes de base pertinentes , sans pour autant pouvoir couvrir tous les aspects complexes qui concernent le dépôt et la protection d'une marque. Nous vous encourageons à dépenser un peu de votre budget de stratégie de marque pour consulter un expert en PI qui se spécialise dans les lois sur les marques de commerce. Il pourra vous guider lorsque vous ferez face à des questions j uridiques complexes.

Décider s'il faut déposer flotre mart(ue Au Canada, il n'est pas nécessaire de déposer votre marque de commerce afin de la revendiquer; vous pouvez simplement choisir d 'adopter la marque. Il est facile d'adopter la marque. Il suffit de l'associer aux marchandises quand vous les vendez ou quand vous annoncez vos services afin que le grand public comprenne que le produit ou le service est associé à la marque. Après avoir réalisé votre toute première vente normale au Canada, vous avez adopté la marque de commerce. L'emploi est un concept important dans le droit des marques de commerce. L'emploi de votre marque de commerce au Canada permet d'établir votre droit non enregistré en common law à la défendre dans les limites de la région géographique où vous faites affaire et j ouissez d'une réputation. La s imple publicité liée à vos marchandises ne compte pas - vous devez en fait réaliser une vente dans la pratique normale du commerce avant de pouvoir réclamer que votre marque de commerce est en cours d'emploi. Une publicité annonçant vos services est cependant suffisante pour établir l'emploi d ' une marque de commerce pour eux en common law. Mais n 'oubliez pas , le service doit en fait être disponible au Canada - « bientôt disponible » ne suffit pas . Les marques de commerce déposées sont représentées par le MD symbole , et les marques que l'on a adoptées sans les avoir M déposées peuvent utiliser l e symbole c . En anglais, on iden­ tifie une marque déposée par le symbole ® et une marque non déposée par le symbole ™ . Bien qu'il soit facile d'adopter une marque, nous vous recommandons fortement de prendre aussi le temps de déposer votre marque. En effet, toutes entreprises avis ées soumettent le dépôt de marques de commerce selon u n emploi proposé, c'est-à-dire, avant d'employer effectivement

60

Pa rtie 1 : Compre n d re les biens de p ro p riété inte l lectu e l l e

___

la marque. La soumission d'une demande selon un emploi proposé vous permet de définir une gamme de marchandises et de services que vous avez réellement l'intention de vendre ou d'offrir relativement à votre marque de commerce. La soumission d'une demande selon un emploi proposé est plus efficace et offre une meilleure protection potentielle que la soumission d 'une demande de dépôt d'une marque de commerce pour un nombre limité de marchandises et de services après leur exploitation. Par exemple, si vous lancez une nouvelle boisson gazeuse appelée « Chug », vous songez peut-être également à vendre des marchandises connexes. Il serait donc bon de soumettre une demande fondée sur des emplois proposés de la marque Chug, y compris les emplois associés aux boissons gazeuses et à toute autre produit que vous pourriez vendre aux couleurs de la marque Chug - par ex. , t-shirts, casquettes, manteaux, sacs et accessoires de golf. Au Canada, vous devez vendre chacun de ces articles avant d'obtenir un dépôt de marque de com­ merce pour cet article ou ces articles. Si vous n'employez pas , dans un délai raisonnable, un article ou service qui paraît sur votre demande, cet article ou service devra être rayé de la liste avant que la marque soit déposée. Le dépôt d'une marque vous offre de nombreux avantages, dont : v

Le droit exclusif d'employer votre marque dans tout le Canada.

v

Un outil juridique efficace pour empêcher les autres d'imiter votre marque. Le dépôt fait de vous le seul propriétaire, ce qui signifie que s'il survient un conflit de droits, l'autre partie sera responsable du fardeau de la preuve - on suppose que votre marque déposée est valide. Si vous employez tout simplement votre marque de commerce (sans dépôt), vous devez prouver vos droits avant de pouvoir déclarer que l'accusé les enfreint - un processus long et fastidieux.

v

Une valeur supplémentaire pour votre entreprise. Une bonne façon de monnayer votre entrepris e est d e franchiser votre marque d e commerce o u d'octroyer des licences, ce qui est beaucoup plus facile à fair e quand vous avez une marque déposée (pour en savoi r plus sur l 'octroi de licences , consulter le chapitre 7).

_______

Cha pitre 3 : P rotéger vos marques de commerce

61

Avant d'adopter ou de déposer une marque, vous devez tout d'abord voir à sa disponibilité. Cela signifie que vous devez effectuer des recherches, des recherches et encore des recherches afin de vous assurer que personne d'autre n'utilise déjà votre marque proposée pour des marchandises ou des services semblables à ceux que vous vous proposez de vendre. Vous ne voulez pas payer pour l'impression de l'emballage, des étiquettes et des annonces publicitaires, pour découvrir par la suite que quelqu'un d 'autre a franchi le fil d'arrivée avant vous. Une bonne recherche peut également vous aider à en apprendre plus sur la concurrence et à choisir une marque plus solide. Lexus est une marque célèbre associée aux voitures fabriquées par Toyota. Elle coexiste sur le Registre des marques avec un dépôt de Lexus employé pour des tomates en boîte. Cela est possible car les marchandises sont très différentes et les voies commerciales pour les automobiles et les aliments sont très d ifférentes. Par contre, lorsqu'une entreprise d'importation a soumis une demande pour déposer la marque Jaguar pour des valises, la demande a été refusée car le fabricant d'automobiles Jaguar l'a contestée avec succès. Le fabricant d'automobiles Jaguar avait déjà mis à la disposition de ses clients des valises arborant la marque et la cour a décidé que les valises s ont un prolongement naturel des marchandises associées à la marque Jaguar. La recherche de disponibilité d'une marque de commerce est un genre de recherche particulier, car vous espérez en effet ne rien trouver. Une marque ou un nom d'entreprise semblable utilisé pour des marchandises ou des services semblables ou utilisé dans un commerce semblable pourrait causer de la confusion sur le marché. On appelle K.O. la découverte d'une telle marque. Et elle vous amènera directement à la case départ. Sachez que la probabilité d'un K.O. est très élevée. Nous vous recommandons de disposer de quelques options à chercher, car souvent, vous effectuerez des recherches pour au moins trois options avant de trouver une marque disponible pour utilisation.

Troufler des marques de commerce déposées L'embauche d'un chercheur de marques de commerce qualifié qui a accès à toutes les bases de données pertinentes c o nstitu e

62

Partie 1 : Comprendre les biens de propriété inte l l ectu e l l e

___

la meilleure façon d'effectuer une recherche de disponibilité de marque de commerce. Votre expert en Pl peut commander et réviser une recherche pour vous. Les coûts associés à ses recherches varieront selon la portée de ces dernières, mais n'oubliez pas qu'aucune quantité de recherches ne peut prouver irréfutablement ce qui est ou ce qui n'est pas vraiment disponible. Au Canada, on commence la recherche de disponibilité de marques de commerce dans le registre des marques de commerce à Ottawa. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) gère le registre. Vous trouverez la base de données en ligne à l 'adresse www . ic. ge . ca. Les personnes qui figurent dans le registre des marques de commerce sont sérieuses quant à leurs marques. Elles se sont démenées pour déposer leurs marques et ont dépensé de l'argent pour y arriver, elles sont donc sérieuses. Selon toute probabilité, elles ont retenu les services d'un agent de marques de commerce pour les aider à soumettre la demande et à surveiller et à contrôler les efforts des autres qui tentent de déposer une marque potentiellement concurrente. Si vous trouvez une marque qui vous fait penser à la vôtre, vous pourriez avoir des problèmes. Pendant que vous y êtes, consultez aussi le site Web des marques de commerce américaines à l'adresse www . uspto. corn. Certaines entreprises exploitent à la fois au Canada et aux États-Unis , mais ne dépensent de l 'argent pour déposer leur marque qu'aux États-Unis. Ce site pourrait vous avertir si un tel cas existe avant qu'il ne soit trop tard.

Rechercher des mart{ues de commerce adoptées Si vous franchissez le premier obstacle et que vous n'êtes pas mis K.O. par des marques déposées , alors le moment est venu d'approfondir votre recherche de disponibilité afin d 'inclure les marques de commerce adoptées mais non déposées. La consultation de la base de données des dénominations sociales du gouvernement du Canada à (http : 1 / nuans . corn) constitue une bonne prochaine étape. Le système comprend des renseignements sur les dénominations sociales délivrées par le gouvernement fédéral et par les provinces de la

_______ Cha pitre

3 : Protég e r vos m a rques de commerce

63

Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario, du Nouveau­ Brunswick, de la Nouvelle-É cosse et de l'Île-du-Prince­ É douard. Vous pouvez également rechercher des noms et des marques qui ne correspondent pas exactement, mais qui sont assez semblables pour causer de la confusion dans l'esprit du public (et vous causer de la consternation) . De plus , effectuer des recherches dans les annuaires téléphoniques et les registres d'entreprises vous aidera à éradiquer tout autre nom non déposé.

Soumettre une demande de dépôt Si vous choisissez de suivre nos conseils et de déposer votre marque de commerce, un long parcours vous attend , mais il en vaut la peine. Le processus de demande peut prendre j usqu'à de 12 à 18 mois . Une fois votre marque de commerce déposée - et si le dépôt demeure incontesté - le dépôt sera valide pendant 15 ans. Le traitement de votre dépôt est un processus en six étapes : 1/

Fonnalités : Tout d 'abord, vous (ou votre expert en Pl) remplissez un formulaire de demande qui comprend vos nom et adresse, une description ou dessin d e votre marque (le cas échéant) et une déclaration qui indique les détails de votre première vente au Canada ou de votre plan de présentation de votre marqu e au Canada - y compris une liste des marchandises et/ ou des services employés ou à être employés en liaison avec votre marque. Après l'avoir rempli, vous devez faire parvenir le formulaire de demande et, bien sûr, les droits gouvernementaux de demande, au Bureau des marques de commerce (BMC) . Le BMC examine votre demande afin de s'assurer que vous l'avez remplie correctement. Si le BMC constate que vos documents sont en règle, il ouvre votre dossier de demande et vous envoie un numéro de demande et une date de soumission.

1/

Examen : Un examinateur du BMC passe votre demande au peigne fin, et idéalement, confirme que la marque que vous proposez n'entre pas en conflit avec d'autres et que vous avez décrit correctement le produit ou service à couvrir. On vous envoie les conclusions de cette étape dans un rapport officiel de l'examinateur.

6 {J,

Partie 1 : Compre n d re l es biens de propriété inte l l ectu e l l e

___

Il faut répondre (par écrit) immédiatement à toute objection soulevée dans le rapport de l'examinateur pour que votre demande reste active. Si vous ne convainquez pas l'examinateur de retirer les obj ections soulevées, on rej ettera votre demande - et si vous ne répondez pas du tout, on abandonnera votre demande. V'

Annonce publicitaire : Le BMC publie les demandes qui réussissent l 'étape d'examen dans le Journal des marques de commerce. Cette publication officielle de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada permet aux tiers, généralement aux autres personnes qui possèdent des marques à protéger, de consulter votre marque et de signaler leur opposition si elles croient que votre marque entre possiblement en conflit avec la leur.

V'

Opposition : Si votre marque fait face à de l'opposition, on la retire du cycle de traitement régulier et o n la met en attente j usqu'à ce que la procédure d'opposition soit terminée.

V'

Admission : Après que votre demande réussit le processus , le BMC vous émet un Avis d'admission et (vous l'avez deviné) une demande de paiement de droits gouvernementaux d'inscription.

V'

Dépôt : Après avoir soumis les droits appropriés, et une Déclaration d'emploi pour toute demande basée sur l'emploi projeté de la marque, votre marque de commerce se fait déposer et vous recevez un c ertificat officiel. Ce certificat est la preuve que vous êtes le propriétaire enregistré de la marque.

Conserrler rlotre mart{ue déposée Comme toute bonne chose, la possession d'une marque d e commerce déposée est associée à des responsabilités. Pour q ue la marque de commerce reste valide, vous devez : V'

la renouveler tous les 15 ans. Pourvu que vou s vou s rappeliez de l a renouveler périodiquement, e l l e vous appartiendra à perpétuité.

V'

l'employer. Vous devez employer la marque pour toutes les marchandises et tous les services pour lesq uels vous l'avez déposée. Vous disposez pour ce faire d 'une période

_______

Cha pitre 3 : Proté ger vos marques de commerce

65

de grâce de trois ans à compter de la date du dépôt. Par la suite, si vous n'utilisez pas la marque pendant une période de trois ans ou plus, une tierce partie peut soumettre une demande afin qu'elle soit rayée du registre. Donc, employez-la sinon vous la perdrez. Avant et après le dépôt, vous devez employer votre marque de commerce d'une façon qui montre que vous avez l'intention de la traiter comme une marque de commerce et non pas simplement comme du texte. Par exemple, utilisez une police ou une couleur particulière quand vous l 'écrivez pour qu'elle se distingue du texte ordinaire, et utilisez le symbole MD (ou MC avant qu'elle soit déposée) . L e retrait d'une marque déposée mais inutilisée s'appelle radiation en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce. Si vos recherches révèlent une marque de commerce déposée qui fait concurrence à celle pour laquelle vous souhaitez soumettre une demande et qu'on ne l'emploie pas , vous pouvez soumettre une demande pour faire radier l'ancienne marque déposée. Y'

ne pas la modifier. Vous devez employer votre marque de la manière que vous l'avez déposée. Les entreprises modifient souvent leur marque ou leur logo, mais cela peut causer des problèmes lorsqu'il s'agit de faire respecter la marque, car la marque de commerce que vous utilisez pourrait ne pas être la même que celle que vous avez déposée. Consultez votre expert en PI au fur et à mesure que votre entreprise évolue - vous d evrez peut-être soumettre une nouvelle demande pour une nouvelle marque.

Faire affaire à l'étran9er L'acquisition de droits de marque de commerce étrangers se fait pays par pays et il est primordial de déposer votre marque de commerce lorsque vous lancez un nouveau produit ou service dans un nouveau marché où vous n ' avez pas l'avantage d'une réputation. Il est essentiel de vou s respectiez tous les principes de recherche e t que vous établissiez une bonne protection de la marque de commerce quand votre entreprise prend de l'expansion à l'étranger.

66

Partie 1 : Comprendre l es b i e ns d e p ropriété i nte l l ectu e l l e

_ __

Options de soumission centralisée Bien

que,

d a n s la p l u p a rt des cas,

demande d e m a rq u e de c o m m e r c e dans chaque p a ys, s i vo u s sou h a itez déposer votre marque d e commerce dans trois pays ou plus de l'Union e uropéenne, vous pouvez profiter du système de marque communautaire (MC). le système MC couvre les 27 membres de l'Union européenne et vous permet de soumettre u n e demande c e ntral e qui s e r a soumise dans l e s trois p ays (ou plus ) de votre on doive soumettre u n e

choix, ce qui vous fera gagner temps et économiser d e l'arg e nt.

du

le Système de M a d ri d pour l e dépôt internationa l d e m a rques de commerce permet de soumettre des d e m a n d e s central i s é e s pour s e s 8 4 pays membres. Malheureusement, le C a n a d a n'en est pas mem bre, mais si vous exploitez une entreprise industrielle o u commerc i a l e dans l'un des pays membres, vous pouvez peut-être profiter de ce systèm e consultez votre expert en Pl.

La soumission de votre première demande associée à des marchandises ou des services particuliers permet d'établir une date d'antériorité internationale. Lorsque vous soumettez des demandes étrangères dans les six mois suivant le dépôt de votre demande au Canada, vous pouvez revendiquer la date d'antériorité - on traitera vos demandes étrangères comme si elles avaient été soumises à la même date que la première. Profiter de votre date d'antériorité vous permet de reporter la soumission de demandes étrangères sans compromettre la date d'adoption. Si vous ne soumettez pas de demande à l'étranger au cours de cette période de six mois, vous ne perdez pas automatiquement votre droit de soumission, mais puisque vous aurez perdu votre antériorité, vous courez le risque qu'une tierce partie fasse une demande avant vous. On poursuit les demandes de marques de commerc e comme nouvelles demandes dans chaque pays et les règlements locaux s'appliquent. Sachez que bon nombre de pays sont des administrations à « premier déposant >> et ne disposent pas du même processus d'examen que le Canada. I I est donc important d'établir l'antériorité et de soumettre votre demande étrangère aussi tôt que possible. Par exception au Canada, les demandes de marques de commerce doivent décrire chaque marchandise et s ervice de façon précise. Dans d'autres pays, les demandes de dépôt

_______

Cha p itre 3 : Protéger vos m a rq u es de commerce

67

et les droits connexes que vous devez payer dépendront du nombre de classes de marchandises ou de services que vous désignez. Mais attention, plus vous désignez de classes , plus vos coûts augmenteront rapidement! Demandez l'avis de votre professionnel en PI.

Faire respecter flotre mart(ue La marque de commerce peut être un bien de très grande valeur pour votre entreprise et vous devez vous en occuper. Vous devez contrôler l'utilisation de votre marque. Si des tiers commencent à utiliser votre marque ou une marque semblable sans votre contrôle, par définition la marque ne s ignifie donc plus que les marchandises et les services proviennent de vous. Elle cesse donc d'être une marque de commerce. Cela signifie que vous devez : Y"

empêcher les tiers d'utiliser votre marque sans autorisation.

Y"

contrôler clairement l'utilisation de la marque lorsque vous autorisez un tiers à l'utiliser.

Y"

empêcher des tiers de déposer ou d'employer des marques qui sont similaires au point de prêter à confusion.

Il est essentiel que vous vous opposiez aux dépôts qui p ortent à confusion. Tout comme les tiers avaient le d roit de s ' opposer à votre demande de marque de commerce, vous pouvez (et devriez) vous opposer aux demandes faites par des tiers si vous croyez que leur marque proposée risque d ' être confondue avec la vôtre. Si vous autorisez un tiers à employer votre marque (c ' est-à­ d ire une licence), assurez-vous qu'il respecte les normes de licence pertinentes et qu'il reconnaît clairement que la marque vous appartient et qu'il vous incombe de contrôler son emploi. Si vous mentionnez la marque de commerce d'un tiers d ans votre publicité (comme, par exemple, lorsque Future Shop met en solde les iPod), vous devez identifier le propriétaire de la marque de commerce (c'est-à-dire, pas vous). C omme avec beaucoup de choses en matière de lois d e la Pl, vous devez protéger le droit à votre bonne réputation p ersonne d'autre ne le fera à votre place.

68

Pa rtie 1 : Compre n dre l e s biens de propriété intel l ectu e l l e

___

Contre façon de flos droits La contrefaçon se produit lorsqu'une tierce partie (non seulement un concurrent) emploie une marque suffisamment semblable à votre marque de commerce déposée pour prêter à confusion. Que ce soit l'intention du concurrent ou non de profiter de votre bonne réputation, si le bon sens vous indique que vos clients (ou clients potentiels) pourraient croire que ce produit est le vôtre, il y a contrefaçon. Si vous découvrez que quelqu'un utilise votre marque sans votre permission, vous pouvez intenter une poursuite pour contrefaçon contre cette personne ou cet organisme et demander à la cour d'y mettre fin. Votre avocat ne doit prouver que deux choses : v

que vous êtes le propriétaire enregistré de la marque (votre certification de dépôt sera bien utile pour ce faire) .

v

que la marque est semblable au point de prêter à confusion et qu'elle est en cours d'emploi sans votre permission.

Si les deux exigences sont satisfaites, la cour ordonnera au contrevenant de cesser immédiatement d'employer la marque. Selon les circonstances , on peut également forcer les contrevenants à modifier leur nom ou marque, à détruire leur inventaire actuel et/ou à verser des dommages et intérêts compensatoires. Vous voyez jusqu'à quel point une marque déposée peut avoir du pouvoir? Soyez vigilant à l 'égard des contrevenants possibles et arrêtez-les rapidement. Les propriétaires de marques célèbres , comme Harley-Davidson, doivent sans cesse surveiller le marché et être à l'affût des imitateurs et des contrevenants . Parfois, si les marques ne sont pas identiques, ou si les marchandises ou les services sont différents, la détermination à savoir s'il y a contrefaçon relève du bon jugement . Il est diffi­ cile de dire avec certitude qu'il y aura confusion dans l'esprit du consommateur raisonnable. Si vous avez des p reuves qui témoignent qu'il s'est produit une réelle confusion, assurez­ vous de la documenter; cela vous facilitera la tâche devant les tribunaux. Par exemple, prenez note de tout mauvais appel ou de toute demande que vous avez reçu, mais qui était destiné à d'autres personnes . Prenez note de tous les cas dont vous avez connaissance et où l'un de vos clients a acheté des produits ou des services du contrevenant en croyant qu'il achetait les vôtres .

_______

Cha pitre 3 : Protéger vos m a rques de commerc e

69

Parmi les problèmes connexes à survenir lorsqu'une marque de commerce réussit, mentionnons le généricide. Le grand public devient tellement familier avec une marque que les droits qui y sont associés se diluent. Par exemple, on pourrait utiliser une marque de manière inappropriée, comme la transformer en un verbe - comme lorsqu'on dit « Xeroxer )) au lieu « photocopier » un document. Les marques peuvent également devenir tellement communes qu'on ne distingue plus le produit de sa concurrence. Par exemple, les gens utilisent l'expression '' Q-Tips )) pour tous les cotons-tige, peu importe le fabricant. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres marques, comme Escalator, Kleenex, Fridigaire et Scotch Tape. Certaines entreprises croient qu'un niveau élevé d'emploi générique représente un avantage et que cela témoigne j usqu'à quel point le produit est rendu populaire. Ne tombez pas dans le piège de cette supposition - permettre un tel (mauvais) emploi par le grand public vous rend la tâche plus difficile lorsque vient le temps de faire respecter vos droits de marque de commerce. Vous ne voulez pas que les tribunaux pensent que vous l'avez laissé tomber dans le domaine public.

Concurrence délo1Jale ou trompeuse Si vous avez ignoré nos conseils et que vous n'avez pas déposé votre marque de commerce, ne désespérez pas ; vous pouvez toujours défendre vos droits. Puisque votre marque n'est pas déposée, vous ne pouvez pas invoquer les dispo­ s itions de la Loi sur les marques de commerce. Cependant, si vous croyez que quelqu'un emploie une marque semblable à la vôtre, vous pouvez demander à votre avocat de demander le redressement par l'intermédiaire d'un recours de common law que l'on appelle concurrence déloyale ou trompeuse ou communément appelée " passing-off Ce délit civil de common law repéré à l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce empêche les gens de représenter faussement leurs produits en prétendant qu'ils sont associés aux vôtres - c'est-à-dire que cela les empêche de faire passer leurs produits pour les vôtres. "·

Intenter une action pour concurrence déloyale ou trompeuse contre un concurrent est coûteux, puisque le fardeau de la preuve vous revient. Votre avocat doit convaincre la cour que :

70

P a rtie 1 : Comprendre les biens de prop riété i nte l l ectu e l l e

___

V'

vous avez adopté votre marque de commerce et vous j ouissez d'une réputation grâce à cet emploi.

V'

le tiers emploie sa marque semblable avec l'intention de profiter de votre réputation.

V'

vous avez subi des torts à la suite de cet emploi non autorisé de la marque semblable. Notez que, après un tel procès, si une inj onction est ordonnée par la cour, l'injonction interdisant la tierce partie d'employer sa marque semblable s'appliquera seulement là où vous avez établi une réputation associée à votre marque.

Bien que les efforts initiaux nécessaires pour déposer votre marque semblent exigeants, le dépôt vous offre des droits plus solides pour empêcher l'emploi non autorisé de votre marque. Si vous devez faire respecter vos droits, le fardeau qui pèsera sur vous, votre entreprise et votre équipe juridique s era beaucoup moins lourd si vous avez déposé votre marque.

Que vaut

une

marque de commerce?

Toute cette discussion sur l'importance

de passer d u temps à déve l o p p e r u n e m a r q u e u n i q ue , à re c h e r c h e r d e s conflits potentie l s, à f a i r e u n e demande de dépôt e t à la d éfe n d re c o ntre l ' e m p l o i d ' u n e m a r q u e sem b l a b l e pourra it vous fa ire douter

du m é r ite d ' u n tel p ro c essus. Il e st i m p o s s i b l e d e p r é c i s e r l a va l e u r

de c o m m e r c e puisq u'elles s o nt

exa cte d ' u n e m a rque ou d e s o n d é p ôt

toutes u n i q u e s , mais lisez ce ré c it pour avo i r u n e i d é e d e c e q u e c e l a représente.

l ' i m p re s s i o n et Pol a roïd a f a it faillite d e ux foi s . Récemment, l'actif resta nt de P o l a roïd - un p e u p lus q u e l e s droits de m a rq u e d e c o m m e r c e à l'é c h e l l e m o n di a l e et l a c ote d'estime c on nexe - a été vendu pour l a somme de 1 00 millions de d o ll a rs à une s o c i été d ' a cti o n s p r i v é e q u i t r o u v a it q u e l e n o m possé d a it u n e valeu r de longue durée. le

domaine

de

i nsta nta n é e n'existe p l u s

Bon, n o u s ne d i s o n s

p a s q u e si

v o u s déposez votre m a rq ue , v o u s g a g n e re z d e s m i ll i o n s

d e d o ll a rs;

Po l a ro ï d éta it c é l è b r e po u r s e s

n o u s vous faisons tout s i m p l e m e nt

appare i l s photo Land q u i produisai e nt

rem a rq u e r

des

photos insta ntanées. Mais à l'ère

des appareils

ph oto n u m é r i q u es,

que v o s d r o its pourraient

avo i r u n e très grande v a l e u r et qu'ils v a lent l a p e i n e d'être

défendus.

Chapitre 4

Faire valoir vos droits d'auteur Dans ce chapitre Examiner les principes fondamentaux des droits d'auteur Comprendre la propriété Déposer Reconnaître la contrefaçon Protéger vos droits Connaître les exceptions

1\ e tous les types de droits de la propriété intellectuelle, U les droits d'auteur sont probablement les plus faciles à comprendre. Ils sont certainement les plus faciles à acquérir. Cependant, malgré sa simplicité apparente, le concept des d roits d'auteur peut être comparé à un cochon recouvert d e graisse : facile à voir, mais difficile à attraper - et voilà un cochon qui vaut la peine d'être attrapé. Par le passé, on traitait les droits d'auteur comme le vilain petit canard des droits de la PI (en grande partie parce que les experts en PI ne font pas beaucoup d'argent en vou s aidant à acquérir des droits d'auteur ou à soumettre u ne demande pour en acquérir) . Mais les lois relatives aux droits d 'auteur se transforment rapidement en cygne de la PI et d eviennent très importantes pour de nombreuses indu stries , en particulier les industries du logiciel et du divertissement. Si on les applique aux logiciels libres, au téléchargement ou au partage de musique, de j eux vidéo ou de films, les d roits d'auteur déterminent souvent qui peut faire quoi et qui fait de l'argent. Si vous avez l'intention de créer une nouvelle sonnerie ou simplement de demander à quelqu'un

72

Partie 1 : Compre n d re les biens de propriété inte l l ectu e l l e

___

de concevoir un nouveau site Web pour votre entreprise ou œuvre de bienfaisance, vous devez comprendre les droits d'auteur. Pour vous aider en ce sens, nous discutons dans ce chapitre des divers types d'œuvres protégées par les droits d'auteur, de qui possède ces œuvres et des droits que détient le propriétaire du droit d'auteur.

ArricJer à comprendre Le droit d 'auteur est principalement un droit exclusif qui permet au propriétaire des droits d'une œuvre admissible d'empêcher les autres de reproduire l'œuvre protégée pendant une période prolongée. Au Canada, les droits d'auteur durent généralement pendant toute la vie de l'auteur, plus 50 ans. (Aux États-Unis, ils durent pendant toute la vie de l'auteur, plus 75 ans.) Si vous tenez compte des faibles coûts à débourser pour obtenir les droits, cela fait de la protection par droit d'auteur la meilleure affaire de la Pl. Par contre, cela signifie que si vous souhaitez reproduire une œuvre, vous devez trouver le propriétaire du droit d'auteur et vous ne pouvez pas supposer qu'il ne fera pas respecter ses droits tout simplement parce que l'œuvre est ancienne. Pour être admissible à la protection par droit d'auteur, une œuvre doit être importante - la protection par droit d'auteur n'est pas disponible pour les autocollants ou les titres. Les œuvres admissibles appartiennent à l'une des catégories générales suivantes : Y"

Œuvres littéraires : Une séquence écrite ou enregistrée de mots, de numéros ou de symboles, notamment les livres, les brochures ou les programmes d'ordinateur.

Y"

Œuvres musicales : Des compositions qui comprennent de la musique ou une combinaison de musique et de paroles (les paroles sans musique font partie des œuvres littéraires).

Y"

Œuvres dramatiques : Des œuvres qui comprennent des mots parlés j oués par un personnage ou plus , notamment les pièces de théâtre, les films, les scripts et les vidéos.

Y"

Œuvres artistiques : Des œuvres en deux ou trois dimensions de beaux-arts , d'arts graphiques ou d'arts appliqués, notamment les tableaux, les photographies, les sculptures, les cartes et l'architecture.

______

Chapitre 4 : Faire va l oir vos d roits d'a ute u r

73

L'exploitation libre n'est pas exempte des droits d'auteur Bon nombre de personnes croient par erreur que les logiciels libres sont des logiciels sans d roits d'auteur. Cependant, le simple fait que le code source soit disponible gratuitement ne signifie pas que les droits d'auteur ne s'appliquent pas. En g énéral, les droits d'auteur pour les logiciels libres reviennent à l'a uteur et la plupart des logiciels

libres ne sont d i s p o n i b l e s pour utilisation qu'avec licen ce. les licences disposent souvent de conditions très précises (et parfois exigeantes). Ce qui manque à ces licences est l'obligation de payer des frais. Cela fait que les licences de log iciels libres sont libres des redevanc es, mais ne sont p a s exemptes de droits d'auteur.

Il existe trois autres catégories admissibles à la protection, et bien qu'il ne s'agisse pas uniquement d'œuvres de paternité, le fait de les créer vous donne droit d'en empêcher la reproduction non autorisée : v

La prestation d'un artiste

v Un

enregistrement sonore

v Un

signal d e communication

La question à savoir si les bases de données attirent la protection par droits d'auteur est controversée. Par exemple, un concurrent peut-il tout simplement reproduire et distribuer l'annuaire téléphonique sans la permission du créateur original? D'un côté, les ouvrages ne semblent posséder aucune parcelle de créativité ou d'expression originale. D'un autre côté, la collecte des données nécessite souvent un investissement important en temps et en argent, et cet investissement peut nécessiter une protection. Les États-Unis disposent d'une protection plus large que le Canada, mais cela demeure un domaine difficile - consultez un expert en Pl.

Si flous fe rédi9ez, ifs fliendront Voici d e bonnes nouvelles - les droits d'auteur vous appartiennent automatiquement. Vous avez bien lu. Ils proviennent de la paternité de votre œuvre. Vous rédigez

]!,

Partie 1 : Comprendre les bie ns d e propriété inte l l ectu e l l e

___

le prochain livre à succès du cercle de lecture ou vous enregistrez le prochain tube? Dès que vous la créez, l'œuvre est protégée par le droit d'auteur. Mais pour être bien clair, le livre à succès qui germine touj ours dans votre tête n'est pas couvert. Une œuvre n'est pas acceptée comme existante à moins d'avoir été fixée sur un support quelconque. Par exemple, si vous prononcez un brillant discours improvisé (sans notes) , il n'est pas protégé à moins que vous ne l'enregistriez d'une manière quelconque, possiblement à l'aide d'un sténographe ou d'un magnétoscope.

Être oritJinal Pour être admissible à la protection par droit d'auteur, l'œuvre doit être originale. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est nouvelle, extraordinaire ou innovatrice - cela signifie tout simplement que l'œuvre est le résultat de la créativité et qu'elle n'a pas été reproduite à partir d'une source existante. Le droit d'auteur ne protège pas l 'idée sous-j acente à votre œuvre originale; il protège l 'expression originale de l'idée. Par exemple, on ne considère pas la prise en photo de la photographie de quelqu'un d'autre comme une œuvre originale. Cependant, si vous voyagez au même endroit, regardez la même vallée, placez votre appareil photo sur le même point que le photographe original et prene z votre propre photographie, vous avez créé une œuvre originale.

Démêler les t{uestions de propriété La génération d'une œuvre originale produit des problèmes de propriétaire et de protection, qu'il s'agisse d'un enregistrement musical, d'une image graphique, de produits publicitaires , d ' un manuel de cours ou d'une photographie. En général, l'auteur d'une œuvre est le premier propriétaire du droit d'auteur. Cependant, toute création originale a potentiellement une grande valeur et lorsqu'on parle d'argent, vous savez que les choses ne resteront pas simples pendant longtemp s .

______

Cha p itre 4 : Fa i re va l o i r vos d ro its d'aute u r

75

Créer la propriété Si vous travaillez d'arrache-pied dans votre sous-sol et que vous terminez enfin le prochain livre à succès, la propriété du droit d'auteur du manuscrit est probablement assez simple : vous êtes le créateur, donc vous possédez le droit d'auteur. Cependant, si vous payez quelqu'un pour créer une œuvre, les choses pourraient se brouiller. Considérez les situations suivantes : Y"

Créations d'employés : Si vous êtes un employé qui crée une œuvre et que cela fait partie de votre emploi, ce n'est pas vous qui possédez le droit d'auteur, mais votre employeur.

Y"

Œuvres créées à contrat : L'embauche d'une personne à contrat pour vous fournir une sorte de produit livrable crée une situation encore plus difficile. Puisqu'on ne considère pas la personne que vous avez embauchée comme employé, à titre d'auteur original, le droit d'auteur lui appartient à moins d'avis contraire de votre part. Voici un exemple : vous retenez les services d'une société pour créer du texte publicitaire. Bien que vous ayez la liberté d'utiliser le matériel de l'agence conformément à votre contrat, vous ne possédez pas le droit d'auteur pour le texte ou l'œuvre d'art. Cela signifie que si quelqu'un d'autre reproduit vos annonces publicitaires, vous ne pouvez pas les poursuivre pour contrefaçon - vous devrez demander à l'agence de publicité de les poursuivre. Et, pour compliquer davantage les choses, c'est vous - et non pas l'agence - qui possédez possiblement les droits de marque de commerce pour le logo dans les mêmes annonces (voir le chapitre 3 pour de plus amples renseignements sur les droits de marque de commerce).

Chaque situation de travail à contrat est différente, et vous pouvez la personnaliser en fonction de vos besoins particuliers. Par exemple, vous pouvez précisez dans le contrat d'embauche que le droit d'auteur vous sera octroyé. Demandez à un expert en PI compétent d'examiner votre contrat avant de le signer afin de vous assurer que vous avez p rotégé vos droits . Sachez que quiconque contribue à une œuvre originale pourrait avoir un intérêt partiel dans la propriété de cette œuvre. Soyez prudent lorsque vous téléchargez des logiciels depuis Internet et que vous les intégrez à votre prochaine

76

Pa rtie 1 : Compre n d re les biens de propriété inte l lectu e l l e

___

merveilleuse application. Il est possible que d 'autres personnes fassent la queue pour vous réclamer paiement après qu'elle aura eu un grand succès. Bon nombre de litiges coûteux en matière de droit d'auteur ont trait à des questions de propriété. Les participants habituels au grand débat de la propriété sont des associés, des employeurs/employés, des collaborateurs et des sous-traitants. Consultez un expert en PI pour vous aider à comprendre les aspects juridiques de la propriété.

Unir ses forces Si vous travaillez (de façon indépendante et non pas comme employé) avec un coauteur, le droit d'auteur vous appartient conjointement, à moins que vous n'ayez un contrat qui stipule le contraire. On vous recommande de rédiger un contrat de copropriété dans ces situations. Tout comme une convention d'actionnaires, le contrat aborde plusieurs des problèmes qui pourraient se présenter plus tard, y compris les utilisations dérivées (comme la création d'une édition révisée de l'œuvre) et la planification de la succession.

Transférer la propriété Déterminer si vous êtes effectivement le propriétaire du droit d'auteur peut vous offrir d'autres possibilités en plus de s implement protéger votre œuvre contre les contrevenants . À titre de propriétaire, vous pouvez octroyer une licence pour votre œuvre ou encore céder cette dernière. L'octroi d 'une licence à un tiers lui permet d'utiliser votre œuvre tout en vous permettant de conserver la propriété de l'œuvre et des droits d'auteur. La cession de votre œuvre à un ou plusieurs tiers transfère à la fois le droit d 'utiliser l'œuvre et les droits d'auteur. (Voir le chapitre 7 pour en savoir plus sur la façon de tirer profit des transferts de droit d'auteur.) Des industries entières, comme les industries du film, du j eu vidéo et du logiciel, sont basées sur l'octroi de licences de droits d'auteur, donc assurez-vous de bien faire v o s devoirs en matière de propriété. Si vous ne pouvez pas prouver que vous possédez le droit d'auteur d'une œuvre ou que vous disposez de la licence qui vous permet d'octroyer une autre licence, on vous fera cesser de commercialiser l'œuvre . Les entreprises qui retiennent les services de sous-traitants et qui embauchent des employés pour les aider à élaborer

______

Chapitre 4 : Faire va l oir vos droits d'auteur

77

une œuvre quelconque protégée par le droit d'auteur doivent absolument avoir les documents précisant à qui appartiennent les droits d'auteur (et toute renonciation de droit moral) . Consultez votre expert en Pl.

C'est officiel Au Canada, il n'est pas nécessaire de déposer votre œuvre, car les droits d'auteur vous reviennent automatiquement (reportez­ vous à la section précédente pour en savoir plus). Il est possible de poursuivre les contrevenants devant les tribunaux, et ce, sans certification officielle. Vous pouvez même inscrire le symbole © sur votre œuvre sans la déposer. Le processus de soumission de demande de dépôt du droit d'auteur est cependant rapide et facile et nous vous recommandons donc de le faire. Vous aurez la tâche beaucoup plus facile si vous vous présentez au tribunal armé d'un certificat de dépôt, car le fardeau de la preuve reviendra alors à votre adversaire. La soumission d'une demande est facile : il suffit de remplir un formulaire de demande et de l'envoyer au service du droit d'auteur de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPlC), accompagné des frais de demande, bien sûr. Il est beaucoup plus facile de soumettre une demande de droits d'auteur que de soumettre une demande pour tout autre type de PI. Il vous suffira tout simplement d'indiquer le titre de votre œuvre, sa catégorie (œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique) , les renseignements pertinents sur sa publication (date et endroit de publication) le cas échéant, ainsi que l'auteur de l'œuvre et le propriétaire du droit d'auteur. Il n'est pas nécessaire de j oindre un exemplaire de l'œuvre à votre demande; l'OPIC examinera simplement votre demande pour s'assurer qu'elle est complète. Si tout est en règle, vous pourrez accrocher votre certificat au mur après quelques semaines. Si vous avez plusieurs œuvres à protéger, vous devrez soumettre une demande distincte pour chacune d'elles , car il n'existe aucune protection à portée générale. Avec un peu de chance, vous aurez encore un peu d'énergie après avoir créé et déposé votre œuvre, car il vous faudra ensuite veiller à ce que vos droits soient respectés . L'OPIC dépose le droit d'auteur et vous envoie un certificat, mais il

78

Partie 1 : Compre n d re les b i e n s de propriété i nte l l ectu e l l e

___

ne fait pas respecter vos droits. (Reportez-vous à la section suivante pour en savoir plus sur la protection de votre droit d'auteur.)

Contrefaçon de droit d'auteur Quelqu'un enfreint vos droits s 'il fait quelque chose stipulé dans la Loi sur le droit d 'auteur que seul un propriétaire peut faire. Parmi les contrefaçons courantes , notons la reproduction, l'exécution, l'importation ou la vent e d'une œuvre sans autorisation du propriétaire du droit d ' auteur. La règle d'or du droit d'auteur est facile à définir, mais elle n'est pas toujours aussi facile à interpréter. Le droit d'auteur ne protège pas l 'idée sous-jacente à votre œuvre originale; il ne protège que l 'expression originale de l'idée. Lisez cet exemple : Vous créez une application iPhone très branchée pour votre employeur et décidez de quitter votre emploi et de créer la même application pour l'utiliser sur un BlackBerry. Aucun droit d'auteur n'existe pour l'idée de votre application, mais un droit d'auteur existe pour le code, donc vous devez vous assurer de recommencer dès le début et de ne pas utiliser le même code. Et rappelez-vous que si quelqu'un en Ukraine, qui n'a jamais vu votre application iPhone, crée une application identique, elle n'enfreint pas votre droit d'auteur c ar l'idée de l'application n 'est pas protégée. Les ordinateurs et Internet ont fait de la contrefaçon du droit d'auteur un problème plus important que par le passé, et un piège dans lequel il est beaucoup plus facile de tomber. Le fait que vous puissiez reproduire quelque chose ne signifie pas que vous avez le droit de le faire. Considérez qu'on a récemment condamné les fondateurs de Pirate Bay - un site Web populaire pour partager de s fichiers de musique - à une peine de prison prolongée en Suède pour contrefaçon de droits d'auteur. Et, plus près de chez nous , le Barreau du Haut-Canada (en Ontario) était impliqué dans un long Oire, coûteux) litige qui s 'est rendu jusqu' à la Cour suprême du Canada. Le cas concernait la reproduction de livres de j urisprudence pour des avocats sans la permis sion des éditeurs. Donc, soyez bien conscient que n'importe qui peut avoir des problèmes en ce sens .

______

Chap itre 4 : Fa ire va l o ir vos droits d'a ute ur

79

Que vous recherchiez des photographies à utiliser sur votre site Web, distribuiez des documents aux étudiants qui suivent votre cours ou téléchargiez de la musique dans votre lecteur de MP3, vous devez prendre garde aux droits d 'auteur. Les entreprises ou les établissements qui utilisent du matériel protégé par le droit d'auteur pour leurs produits ou services doivent particulièrement faire attention, car les propriétaires de droits d'auteur sont plus susceptibles d'intenter un procès contre un contrevenant qui tire profit de la contrefaçon. Par exemple, si votre entreprise utilise, modifie ou distribue un logiciel quelconque, sous quelque forme que ce soit, investissez toutes les ressources nécessaires pour vous assurer d'avoir obtenu le droit d'utiliser les logiciels que vous recevez ou envoyez.

Lire flos droits À titre d'auteur d'une œuvre originale, vous avez des droits exclusifs pour contrôler la façon dont votre création est utilisée, et ceux-ci s'étendent au-delà du simple droit qui vous revient d'empêcher les autres de reproduire votre œuvre. Les sections suivantes discutent de la nature et de la portée de ces droits exclusifs .

Interdire la reproduction Le droit principal et le plus important que détient le créateur ou le propriétaire d'une œuvre, peu importe sa catégorie, est d'empêcher les autres de reproduire l 'œuvre. C'est le fait de reproduire qui est interdit, même si l'on n'utilise jamais la reproduction : Y'

La reproduction de votre propre portrait acheté auprès d'un photographe enfreint le droit d'auteur du photographe. Le fait que vous ayez payé cher pour le portrait original et quelques reproductions ne vous transfère pas automatiquement le droit d'auteur.

Y'

Le téléchargement d'un exemplaire piraté d'une chanson ou d'un programme informatique sur votre disque dur constitue un geste de contrefaçon du droit d'auteur.

Y'

L'installation ou le téléchargement d'un exemplaire légitime d 'un logiciel sans licence est considéré comme une contrefaçon.

80

Partie 1 : Compre n d re l es biens de propriété inte l l e ctue l l e

!;'

___

L'utilisation de musique populaire protégée par le droit d'auteur comme musique de fond pour votre production vidéo personnelle constitue une contrefaçon des droits du compositeur ou de l'auteur-compositeur.

Interdire la préparation d1œuflres dériflées Il y a œuvre dérivée lorsque l'on superpose une contribution créative supplémentaire sur une œuvre existante. Cela comprend la redistribution, la transformation ou l'adaptation de l'œuvre précédente. Aucune personne n'a le droit de créer une œuvre dérivée basée sur votre œuvre sans votre permission. Voici quelques exemples d'œuvres dérivées : !;'

La traduction d'un livre dans une langue différente

!;'

La création de nouvelles paroles pour une ancienne chanson

!;'

La photographie d'une statue

!;'

La modification d'un programme informatique afin de le rendre compatible avec un autre produit, matériel ou logiciel

Empêcher la distribution non autorisée La distribution d'exemplaires ou d'adaptations d'une œuvre, que ce soit par vente publique, distribution gratuite, location ou emprunt, constitue une contrefaçon, même si ce n'est pas vous qui avez fait les reproductions. Par exemple, la reproduction d'un article de journal ou de magazine qui porte sur l'impact du tabagisme passif et la distribution d'exemplaires à tous vos proches qui fument est interdite. Tout comme l'est la distribution à l'un de vos partenaires de la copie d'un tableur pour lequel vous êtes le seul à détenir une licence.

Empêcher les prestations publit(ues Vous pouvez empêcher l'interprétation publique, à but lucratif, d'une œuvre protégée par le droit d'auteur à un théâtre ou un autre lieu de divertissement.

_______

Chap itre 4 : Fa i re va l o i r vos d roits d'aute u r

81

Si vous possédez le droit d'auteur d'une pièce de musique populaire, vous pouvez empêcher la lecture d'un enregistrement de cette pièce en public, par exemple, comme musique de fond dans votre bar martini préféré (voir le chapitre 7 pour de plus amples renseignements sur les licences). Une chaîne de radio ou de télévision ne peut pas diffuser une émission de musique ou de vidéo protégée par le droit d 'auteur sans licence du propriétaire du droit d'auteur. Dans le chapitre 7, nous expliquons comment les radiodiffuseurs publics obtiennent ces licences .

Protéger flotre réputation artistit{ue Les droits moraux sont un genre spécial de droits d 'auteur. Ils vous permettent de conserver le crédit pour votre œuvre et de protéger votre réputation. Même si vous transférez vos droits d'auteur à quelqu'un d'autre, les droits moraux restent avec vous. Cela signifie que vous pouvez toujours : v

revendiquer la paternité de l'œuvre.

v

empêcher que l'œuvre soit associée à un produit ou à une cause qui pourrait nuire à votre honneur ou réputation.

v

arrêter la modification de votre œuvre si cela nuit à l'intégrité de l'œuvre.

L'artiste canadien Michael Snow a créé une sculpture représentant une volée d'oies qui ont été suspendues par des fils au plafond du Eaton Centre de Toronto. Quelques années plus tard, un décorateur a décidé de placer des rubans de Noël autour du cou des oies . L'artiste a contesté la modification en soutenant que les rubans nuisaient à l'intégrité de son œuvre. Les tribunaux ont reconnu que les droits moraux de l'artiste avaient été enfreints et les rubans ont dû être enlevés. Vous croyez peut-être que les droits moraux ne sont valides que pour la communauté artistique, et qu'ils ne vous concernent pas à titre de personne d'affaires . Lisez plutôt ceci. Vous demandez à un artiste de créer un logo pour votre entreprise et il vous transfère le droit d'auteur. Plusieurs années plus tard, une société de cigarettes vous offre d'acheter votre logo pour beaucoup d'argent, mais l'accord tombe à l'eau parce que l'artiste refuse que son œuvre soit associée à des cigarettes.

82

Partie 1 : Compre n d re les biens de propri été i nte l l ectu e l l e

___

Bien que l 'on ne puisse pas transférer les droits moraux à un autre propriétaire, il est possible d'y renoncer, en totalité ou en partie. Il est bon de demander à votre expert en Pl d'inclure une renonciation complète aux droits moraux quand vous organisez le transfert du droit d 'auteur.

Exceptions aux rèiJies Bien sûr, toute règle a une exception, et il en est de même pour les droits d'auteur. Certaines activités qui enfreignent normalement un droit d'auteur sont permises dans certaines circonstances. Nous discutons de quelques-unes de ces exceptions communes ci-dessous, mais vous devez savoir que les exceptions sont plus restreintes au Canada que dans tous les autres pays . Par exemple, il est beaucoup plus probable qu'une parodie d'une œuvre originale enfreigne le droit d'auteur ici qu'aux États-Unis.

Utilisation él{uitable Le concept de l 'utilisation équitable permet à d'autres personnes d 'utiliser votre œuvre protégée par droit d'auteur (publiée ou non publiée) sans votre permission aux fins de recherche ou d'étude personnelle. Bien sûr, l'équité est un de ces critères subjectifs sur lesquels vous et l'utilisateur de votre œuvre pourriez ne pas vous entendre - donc, la loi explique en quoi consiste l'utilisation équitable d e choses protégées par le droit d'auteur : v

revues ou critiques de l 'œuvre

v

reportage de nouvelles

v

enseignement

v

enrichissement des connaissances

v

recherche

Réclamer des exemptions et des priflilètjes Certaines activités qui autrement enfreindraient un droit d'auteur sont autorisées à des fins précises, notamment les

_______

Cha p itre 4 : Fa i re va l o i r vos d ro its d'aute u r

83

activités sans but lucratif et les activités de bienfaisance ou d'enseignement. v

Reproductions pour les aveugles : On peut reproduire ou distribuer des œuvres littéraires comme exemplaires ou enregistrements en formats particuliers pour l'utilisation exclusive par des aveugles ou d'autres personnes ayant un handicap. Parmi ces types d'exemptions notons des exemplaires en braille d 'un texte ou des livres parlés.

v

Bibliothèques et archives : Les bibliothèques municipales , les archives et les musées peuvent reproduire et distribuer un seul exemplaire ou disque phonographique d'une œuvre protégée par le droit d'auteur aux fins de recherche. On permet également la reproduction pour faciliter la gestion des collections (faire une reproduction aux fins d'assurances, par exemple).

v

Enseignants : Les enseignants peuvent exécuter ou afficher une œuvre protégée par le droit d'auteur pour leurs étudiants au cours d'une activité d'enseignement face-à-face dans une salle de classe d'un établissement d'enseignement sans but lucratif.

v

Enregistrements éphémères : Les studios de radio et de télévision peuvent faire des enregistrements temporaires de leurs émissions pour utilisation interne, selon certaines conditions .

v

Utilisation personnelle : Enfin, une exemption familière à tous . Vous pouvez enregistrer une émission de radio ou de télévision en direct afin de la regarder ou de l'écouter plus tard. Vous ne pouvez pas , sans permission du propriétaire du droit d'auteur, reproduire, vendre, emprunter ou lire publiquement votre enregistrement.

La caractéristique la plus importante de ces exceptions tient au fait qu'elles sont relativement restreintes et qu'elles ne s ont valides que pour une très petite gamme d'activités . Les droits d'auteur sont régulièrement enfreints , consciemm ent ou involontairement (voir la section " Contrefaçon de d roit d'auteur , de ce chapitre) , mais tenir pour acquis que vous ne vous ferez pas prendre n'est pas très judicieux du point d e vue affaires, et plaider l'ignorance constitue une mauvaise défense. En cas de doute, consultez votre expert en PI.

8{J

Partie 1 : Comprendre l es b i e n s de p ropriété i nte l l ectu e l l e

___

Chapitre 5

Découvrir les dessins i ndustriels Dans ce chapitre Explorer les dessins industriels Effectuer le processus d'enregistrement

J fous savons que votre mère vous disait touj ours que 1 v�'apparence n'a pas d'importance, mais elle avait tort. En fait, on ne juge les dessins industriels que sur leur apparence. Ces droits de PI abordent les aspects visuels particuliers d'un produit. Et même si les dessins industriels sont moins connus que les autres types de PI dont nous discutons dans ce livre, comme les brevets et les droits d'auteur, ils peuvent représenter un outil de PI efficace. Les dessins ne sont pas simplement les brevets des pauvres. En fait, nous croyons que les droits de dessin sont probablement les droits de PI les plus sous-utilisés de tous les droits de PI, et à l'ère où des entreprises comme Apple ont prouvé qu'il existe un marché en pleine croissance pour des produits bien conçus, nous vous recommandons fortement de surveiller vos dessins . Dans ce chapitre, nous discutons à savoir comment le dépôt de vos dessins peut vous aider à bien paraître.

Définir les dessins Le dessin industriel est une partie décorative et non fonctionnelle d 'un article fini que vous produisez en série. Il peut s'agir de la forme, de la composition, du motif ou de la décoration - par exemple, la forme de l'accoudoir

86

Partie 1 : Compren d re l es biens d e propriété i nte l l ectu e l l e

___

d'une chaise, un motif décoratif appliqué sur le produit que vous vendez ou une ornementation sur un ensemble de coutellerie. Les dessins ne protègent que les caractéristiques superficielles visibles à l'œil. Seules les caractéristiques qui sont à la fois nouvelles et non essentielles au fonctionnement de l'article sont admissibles à la protection. Si vous concevez une œuvre d'artisanat originale - comme une chaise - les éléments de conception sont protégés par le droit d'auteur (voir le chapitre 4). Mais lorsque vous fabriquez plus de 50 de ces « articles », vous perdez la protection de droit d'auteur pour la conception. Et, si vous ne vous procurez pas les droits de dessin industriel, tout le monde pourra reproduire votre dessin. La gamme d'articles éventuels que l'on peut protéger par les dessins industriels est très étendue et comprend presque n'importe quoi : pièces d'automobile, coques de bateau à moteur, chaussures ou meubles, entre autres. Que votre produit soit sexy, cool ou tout simplement d e belle apparence, explorez les droits de dessin. Imaginez que vous vous démenez pour lancer votre nouveau produit formidable et qu'il devient célèbre parce qu'il est fabuleux. Les consommateurs reconnaissent la marque distinctive sur l 'emballage et l'associent à votre produit de qualité supérieure. Les acheteurs pressés n'ont pas touj ours le temps de se concentrer et ils tendent la main vers le rayonnage pour y prendre ce qu'ils reconnaissent. Un dépôt de dessin vous permet d'empêcher la concurrence de m ettre une marque similaire sur ses produits et de dévier des ventes qui devraient être, légitimement, les vôtres . Comme la plupart des droits de PI, les droits de dessin industriel sont préventifs de nature : ils ne vous donnent pas le droit de faire quelque chose de particulier avec votre dessin et ils ne génèrent pas non plus de ventes. Les droits de dessin industriel vous donnent effectivement le droit d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, de vendre ou d'importer un article qui intègre le dessin ainsi protégé. Aux États-Unis , les dessins industriels s'appellent brevets de dessin. Cette appellation met en évidence la nature des droits et la façon de les obtenir, mais comme tous les domaines de la PI, il existe des règles épineuses qui varient d'un pays à l'autre. Faites donc attention et recourez à un expert en PI qui possède des connaissances dans ce domaine particulie r .

______

C h a p itre 5 : D é c o uvrir les dess i n s i n d u striel s

87

Des difficultés plein la tête Le l a n c e m e nt d u s h a m p o o i n g a nt i p e l l i c u l a i r e Head & Shou/ders s'est fait au moyen d'u n e c ampagne de p u b l i c it é i m p o rt a n t e . Le s h a m p ooing de c o u l e u r v e rt pâ l e éta it e m b a ll é d a n s u n e bout e i ll e particuli è re a u l o n g c o u e t a ux é p a ules affa issées. Les g e n s o n t r a p i d e m e nt a s s o c i é l a c o u l e u r e t l a fo rme d e l a boute i l l e à c e shampooing de bonne qualité.

Cependant, les rayonnages s e sont b i e ntôt r e m p l i s d'autres s h a m poo­ ings

v e rts

dans

d e s b oute i l l e s

c urieusement semblables. Les autres

fa b rica nts de shampooing espéraient profiter des dépenses de publicité et de la r é p uta ti o n du shampooing Head & Shoulders. Si les fabricants de Head & Shoulders avaient fait déposer le d essin de la forme de la bouteille, les i mitateurs n'auraient pas pu en abuser de cette manière.

Déposer flotre dessin Contrairement aux droits d'auteur (se reporter au chapitre 4) , les droits de dessin industriel ne vous reviennent pas automatiquement dès la création. Au Canada, vous devez déposer votre création auprès du Bureau des dessins industriels (un service de l 'OPlC) afin d'exercer vos droits . Comme pour les brevets et les marques de commerce, vous devez présenter une demande distincte dans chaque pays où vous souhaitez protéger vos droits de dessin. Tout comme les droits de brevet, il existe une exigence de nouveauté pour les droits de dessin. Les règles varient grandement de pays en pays : certains pays exigent une nouveauté locale, certains une nouveauté absolue et d 'autres (comme le Canada) un système de nouveauté absolue mélangée et une période de grâce de un an. Aux É tats-Unis, les règles de la période de grâce de un an et du premier inventeur applicables à toutes les divulgations s 'appliquent . Votre meilleur plan d'action consiste à consulter votre expert en PI et à présenter une demande aussitôt que possible avant de divulguer votre dessin au grand public. Contrairement aux brevets , le dépôt d'une demande de dessin industriel est relativement peu coûteux. En règle générale, les demandes sont beaucoup plus faciles à rédiger et la poursuite

88

Partie 1 : Compre n d re les biens de propriété i nte l lectu e l l e

___

n'est pas particulièrement complexe - les dessins sont donc souvent moins coûteux que les marques de commerce. Il est raisonnable de prévoir des coûts allant de 1 000 $ à 2 500 $ par demande par pays. Au Canada, les droits de dessin durent 1 0 ans à compter de la date de dépôt, pourvu que vous vous rappeliez de payer les frais de gestion après cinq ans . Si vous ne les payez pas , vos droits arrivent à échéance (mais vous avez une période de grâce de six mois , donc si vous avez posté le chèque, ne paniquez pas) . Une protection de plus longue durée est offerte dans certaines autres administrations. Le Bureau des dessins industriels dépose votre dessin et délivre votre certificat de dessin, mais ne fait pas respecter vos droits ; vous devez accepter la responsabilité de surveiller la concurrence. Si vous croyez que quelqu'un a reproduit votre création et vous réagissez, vous ne recevrez un dédommagement que pour les trois années précédant la contrefaçon. On considère l'autorisation d'utiliser votre dessin protégé pendant plus de cinq ans comme un acquiescement - on considère votre défaut d'agir comme un consentement envers le tiers qui utilise votre dessin. Après avoir déposé votre dessin, inscrivez-y le symbole de dessin industriel - la lettre D à l 'intérieur d'un cercle - et le nom du propriétaire. Même si cela n'est pas nécessaire, il est dans votre meilleur intérêt de le faire. Sans la marque, un tribunal ne peut qu'accorder une injonction qui interdit désormais aux contrevenants d'utiliser votre dessin sur leurs produits; si les contrevenants démontrent qu'ils ne savaient pas qu'ils enfreignaient vos droits, le tribunal excusera leur comportement antérieur. Cependant, si vous avez pris le temps de marquer votre dessin, en plus d'interdire aux contrevenants de recommencer, le tribunal pourrait également vous accorder un dédommagement.

Principes de base Avant de vous lancer corps et âme dans la soumission d 'une demande de dépôt, gardez à l'esprit ces quelques points importants :

______ C h a pitre

5 : Découvrir l es d essins industrie ls

89

,_., Votre dépôt de dessin doit être nouveau. Vous ne pouvez pas empêcher le grand public d'utiliser quelque chose qui existait auparavant. ,_., Bien que le dessin doive être appliqué sur un article tenniné, il ne doit pas influencer le fonctionnement de l'article. N'oubliez pas que le dessin ne porte que sur l'apparence. ,_., Ne divulguez pas votre dessin. Aucune contrainte temporelle n'existe pour présenter une demande, tant que le dessin reste privé. Cela s ignifie que vous ne l'avez jamais vendu, au Canada ou à l 'étranger. Cela signifie également que le grand public ne l'a j amais vu. On ne considère pas quelqu'un qui vous doit une obligation de confidentialité (comme votre avocat, un employé ou un sous-traitant qui a signé une entente de confidentialité) comme membre du grand public. Assurez-vous d'effectuer le suivi de vos divulgations . Une fois le dessin mis à la disposition du grand public, le chronomètre démarre - et vous devrez en faire de même, car il ne vous reste que 12 mois pour présenter une demande au Canada, et même moins de temps dans d'autres pays .

Vous assurer d1afloir le droit de présenter une demande Comme pour d'autres droits de PI, il est important que le propriétaire de la PI soit le bon propriétaire. Si vous embauchez des employés ou des sous-traitants pour concevoir des produits pour vous, assurez-vous que votre entreprise obtient une désignation claire des droits de PI pour la conception. Les droits de dessin canadiens sont uniques car la demande de dépôt doit être présentée par la bonne partie, à savoir, le propriétaire du dessin et non pas le créateur de ce dernier. En général, c'est le propriétaire du dessin qui en est le créateur, même si l'on peut céder le dessin à quelqu'un d'autre qui en devient alors le propriétaire. Assurez-vous que le propriétaire présente la demande de dépôt du dessin. Si l'on accorde une demande fondée sur des renseignements erronés (comme un propriétaire désigné incorrectement) , le dépôt n'est plus valide et ne peut pas être corrigé.

90

Partie 1 : Compre n d re les biens de propriété i nte l l ectue l l e

___

Il faut faire preuve d'une vigilance particulière lorsqu'un dessin a été créé par: v

Un employé : Dans ce cas , même si l'auteur est l'employé, l'employeur demeure le propriétaire, car c'est lui qui a mandaté et payé l'employé pour qu'il crée le dessin. L'employeur doit faire la demande de dépôt.

v

Un groupe de personnes : Si plusieurs personnes ont collaboré à un dessin, elles doivent toutes faire la demande à titre de copropriétaires, à moins qu'elles ne travaillent en équipe pour un employeur - auquel cas l'employeur doit présenter la demande à titre de demandeur unique.

v

Deux entreprises qui travaillent ensemble : Elles doivent présenter la demande conj ointement à titre de codemandeurs .

v

Un sous-traitant de l'extérieur : La personne qui a payé pour le travail doit présenter la demande. Mais il est mieux d'obtenir une cession claire de tous les droits - par écrit - pour être sûr.

Remplir la demande Après avoir établi qui est la personne qui doit faire la demande de dépôt du dessin industriel, vous devez commencer à travailler sur votre demande. Dans cette section, nous vous donnons une vue d'ensemble d'une demande et du processus connexe, mais nous vous encourageons à consulter un expert en PI pour vous aider à rédiger votre soumission et à en effectuer le suivi. Un agent de brevets qui a un grand souci du détail et une connaissance approfondie des règles et règlements peut représenter un bon investissement. Lorsque vous identifiez le dessin, pensez à ce que vous souhaitez protéger. Vous pouvez choisir de ne protéger qu'une partie de l'article (l a forme du dossier d'une chaise) ou l'article au complet (la forme d'une bouilloire) . L'étendue de ce que vous choisissez de protéger est une délicate question d'équilibre, car si votre description est trop large, il pourrait être impossible de faire respecter votre dessin, et si elle est trop détaillée ou particulière, il serait peut-être trop facile pour quelqu'un de contourner votre dessin. 01ous comprenez maintenant pourquoi il est important de retenir les services d'un expert en PI qui peut vous conseiller sur ce qu'il faut décrire.)

______

Cha pitre 5 : Déco uvrir les dessins ind ustrie ls

91

Titre Vous devez donner un titre à votre demande. Le titre doit être concis et identifier l'article auquel vous avez appliqué le dessin - par exemple, « ensemble de coutellerie » . Le titre est important, car il détermine la portée de la protection que vous recevrez. Aucune protection n'est offerte si le même dessin est appliqué à un autre article, donc assurez-vous d'identifier l'article fini complet et pas simplement un de ses éléments constituants .

Description Dans votre demande, vous devez décrire l'article auquel vous avez appliqué le dessin et les caractéristiques qui constituent ce dernier. La clarté est primordiale. Identifiez les caractéristiques et leur emplacement respectif sur l'article, mais concentrez­ vous uniquement sur les éléments visuels. Ne vous laissez pas emporter par les détails qui décrivent comment l'article a été fabriqué et comment il fonctionne. Les dessins industriels sont très superficiels; c'est l'apparence qui compte. Dessins Votre demande doit être accompagnée d'au moins une représentation visuelle du dessin . Une photographie ou un dessin est acceptable, mais peu importe votre choix, l'image doit être claire et précise. II est préférable de soumettre des dessins, qui ont été exécutés par un dessinateur compétent. Si vous vous retrouvez en cour, le j uge utilisera le support visuel que vous avez j oint à votre demande de dépôt de dessin industriel pour déterminer l' issue de votre cas . Vous pouvez inclure autant d'images que vous croyez nécessaire pour montrer entièrement votre dessin, mais si le Bureau des dessins industriels croit que vous avez en fourni trop, il vous demandera de retirer les images superflues (le BDI ne veut pas que vous encombriez ses registres) . Six est un bon nombre qui vous permettra de montrer l'avant, l'arrière, le haut, le bas , le côté droit et le côté gauche de votre dessin.

Traiter flotre demande Après avoir travaillé fort à la préparation de votre demande, tout en vous assurant d'avoir mis les points sur les i, le temps

92

Partie 1 : Comprendre les biens de propriété inte l l ectu e l l e

___

est venu de vous asseoir et d'attendre. Votre demande doit passer par un processus en six étapes avant d'être approuvée : 1 . Traitement initial : Un examinateur du Bureau des dessins industriels examine votre demande afin de s'assurer que vous avez respecté toutes les conditions administratives . Il vérifie si vous avez correctement rempli les formulaires et si vous avez satisfait à toutes les exigences (y compris le paiement des frais). Si oui, bravo! Le Bureau des dessins industriels vous émet un certificat de dépôt. Mais ne vous emballez pas trop vite - ce document signifie simplement qu'on a bien reçu votre demande, qu'elle sera traitée et que vous disposez d'une date de dépôt officielle. Cela ne signifie pas encore que vous êtes certifié. 2. Classement : Ensuite, le BDI classera votre demande selon l'article particulier auquel vous avez appliqué votre dessin (par exemple, coutellerie ou chaise) . 3. Examen préliminaire : Pendant cette étape , un examinateur examine tous vos documents et s'assure que votre description et vos dessins offrent une image suffisamment claire pour qu'on puisse effectuer une recherche. 4. Recherche : Un examinateur cherche des dessins qui sont déj à publiés et/ou déposés - auprès d e l'OPIC au Canada et ailleurs , généralement l'USPTO - et les compare avec le vôtre. Il consigne toute ressemblance aux fins d 'un examen ultérieur. 5. Examen : Ne vous inquiétez pas, cela ne vous fera pas mal du tout. Un examinateur examine votre demand e e t les résultats de la recherche afin d e s'assurer que votre dessin est unique et que vous avez respecté toutes les règles et tous les règlements. Si vous réussissez l'examen, félicitations! On déposera votre demande. Sinon, ne désesp é rez pas. Vous pouvez toujours essayer de nouveau p lus tard . L'examinateur vous enverra un rapport et expliquera quels renseignements supplémentaires sont nécessaires ou quelles modifications vous d evez effectuer pour que votre demande soit approuvée. 6. Dépôt : Le fil d'arrivée! Une fois votre demande approuvée, on la dépose et vous recevez un certificat qui le prouve.

______

Cha p itre 5 : Découvrir les dess i n s i n dustri e l s

93

Accélérer les choses Le processus d'examen, d'approbation et de dépôt de votre dessin n'est pas rapide. Le traitement, la recherche et l'examen prennent du temps. En fait, il faut plusieurs mois (au moins six mois , mais normalement jusqu'à un an) pour certifier un dessin. Cependant, dans certains cas, le choix du moment constitue un élément critique. Par exemple, si votre ennemi juré a déjà commencé à imiter votre dessin, vous voudrez que votre certificat soit délivré aussitôt que possible afin que vous puissiez obtenir une injonction contre lui. Le cas échéant, vous devrez présenter une demande de statut prioritaire, en invoquant la contrefaçon présumée déjà en cours . Le statut prioritaire vous rapprochera de la tête du peloton, mais sachez que vous devrez payer des frais supplémentaires pour emprunter cette voie rapide. Dans de tels cas, l'examen commence dès que vous présentez la demande d'examen accéléré. Et si votre ennemi a l 'audace non seulement de reproduire votre dessin, mais aussi de présenter une demande de dépôt? Le choix du moment est alors critique. Vous devez vous assurer que vous étiez le premier en ligne. Si vous avez déjà présenté une demande de dépôt dans un autre pays, vous avez de la chance - vous pouvez utiliser l'avantage de priorité étrangère. Vous pouvez utiliser la date du dépôt étranger comme point de départ, pourvu que vous présentiez votre demande canadienne dans un délai de six mois après présentation de votre demande à l'étranger. Vous devez demander la priorité étrangère au début de votre processus de demande au Canada. Puisque l'on traite les dessins industriels dans l'ordre dans lequel les demandes ont été reçues, cette option pourrait se révéler essentielle à votre succès.

La vie après les dessins industriels Quand vos droits de dessin industriel arrivent à échéance, tout n'est pas perdu. Si vos clients associent m a i nte n a nt le d e s s i n de votre prod uit ou d e votre emballage à votre entreprise c o m m e source d e c e s produits, vo u s pourriez

peut-être présenter une demande de protection par marque d e commerce à titre distinctif. C'est le genre d e protection util i s é e pour proté g e r l e s c é lèbres de s s i ns d'emballage comme fa bouteille courbée de Coke.

9 fl

Pa rtie 1 : Compre n d re les b i e ns de p ropriété i nte l l e ctu e l l e

___

Faire affaire à 11étrantJer La Convention de Paris est un traité de PI qui regroupe près de 200 pays membres (voir le chapitre 2 pour en savoir plus) . Bien qu'il n'existe aucun processus particulier dans la Convention de Paris pour les dessins , les demandeurs qui habitent dans les pays membres peuvent revendiquer un droit de priorité (de j usqu'à six mois) selon leur première date de demande lorsqu'ils présentent une demande de protection dans un autre pays membre. Par exemple, si vous présentez une demande au Canada maintenant, vous avez jusqu'à six mois pour en présenter une aux États-Unis. Cependant, en raison des exigences de nouveauté absolue dans bon nombre d'autres pays , si vous espérez protéger votre dessin à l 'extérieur du Canada et des États-Unis , vous devez vous assurer d'effectuer votre première demande avant de divulguer votre dessin au grand public (il n'existe aucune période de grâce de 1 2 mois) et vous devez présenter la demande internationale dans les six mois suivant la présentation de la demande canadienne.

Partie I l

Mettre à profit la propriété intellectuelle

11

Dans cette partie...

est important de protéger votre PI contre les imitateurs, et dans cette partie nous vous expliquons c omment y arriver. Mais défier les copieurs ne représente qu'un avantage de la Pl. Vous pouvez également profiter de la PI en louant ou en vendant vos droits de PI afin de générer un flux de trésorerie. Nous vous montrons comment faire. Nous vous donnons également des c onseils à savoir comment mettre à profit la PI d'autres personnes - sans toutefois empiéter sur leurs droits , n aturellement.

Chapitre 6

Faire respecter vos droits de Pl Dans ce chapitre Déterminer s'il y a contrefaçon Prendre des mesures pour faire respecter vos droits Défendre votre droit à vos droits Examiner les résultats possibles

D

'un point de vue j uridique, votre brevet, droit d' auteur, marque de commerce ou dessin industriel vous donne la permission de contrôler qui utilise votre propriété intellectuelle. Mais cette permission est assujettie à de nombreuses limites et restrictions . Vous ne pouvez pas tout s implement mettre le fouineur en état d'arrestation civile ou s aisir toute marchandise contrefaite; le respect de vos d roits exige temps, argent et avocats. Dans ce chapitre, notre but est de vous expliquer quelques-unes des procédures particulières aux litiges en matière de PI et de vous orienter vers les approches les plus rapides et les moins coûteuses.

Attraper les copieurs La détermination à savoir si l'on a enfreint vos droits de PI nécessite une analyse juridique approfondie de toutes les circonstances. Ici, nous présentons quelques questions de c ontrefaçons courantes auxquelles vous pourriez faire face.

98

Partie I l : M ettre à p rofit l a propriété i nte l l ectue l l e

______

Contrefaçon de droit d'auteur On peut enfreindre votre droit d'auteur selon n'importe quelle des méthodes suivantes : YI"

Copie ou adaptation de l'œuvre protégée

YI"

D istribution ou affiche d'exemplaires ou d'adaptations de l'œuvre protégée

" Exécution publique d 'une œuvre musicale ou dramatique " Transmission de l'œuvre

Déterminer si l'on a enfreint flotre droit d'auteur Certains types de contrefaçon du droit d'auteur sont simples et faciles à détecter. On a diffusé ou pas un enregistrement de votre chanson à la radio. On a publié ou pas votre article. Point. Pourtant, la contrefaçon n 'est pas toujours aussi facile à déterminer. Supposons que vous ayez rédigé des articles comme pigiste il y a plusieurs années et que le journal qui les avait achetés souhaite maintenant diffuser en ligne les anciens articles . Le journal a-t-il le droit de faire quelque chose à quoi personne n'avait songé au moment où les articles ont été achetés? Plusieurs des questions les plus litigieuses du droit en matière de droit d'auteur concernent le rôle des intermédiaires qui font le pont entre le propriétaire du droit d'auteur et le contrevenant flagrant. Par exemple, un fournisseur de services Internet est-il responsable des téléchargements interdits effectués par un abonné? Ou pensez au téléchargement interdit ou au partage de fichiers - la personne qui accueille un répertoire de fichiers disponibles pour le partage interdit, comme Pirate Bay, est-elle coupable de contrefaçon du droit d'auteur? Est-ce différent d'un moteur de recherche qui permet de trouver des fichiers interdits? Il faut effectuer une petite analyse afin de savoir si l'on a enfreint ou pas votre droit d 'auteur. Le test de contrefaçon se résume en quatre mots : accès, expression et similarité importante. Si vous soupçonnez une contrefaçon, posez-vous les questions suivantes :

______

Chap itre 6 : Fa i re respecter vos d roits de P l

99

v

Le contrevenant présumé avait-il accès à mon œuvre?

v

Une partie de mon œuvre constitue-t-elle une expression protégée plutôt qu'une idée pure ou de l'information déj à du domaine public?

v

Si j'ai répondu « Oui >> aux questions précédentes, les similarités entre la partie de mon œuvre qui contient l'expression protégée et l'œuvre du contrevenant indiquent­ elles qu'il y a reproduction partielle ou complète?

Enfin, assurez-vous que la contrefaçon présumée ne tombe pas sous l' égide du règlement de l'utilisation équitable, ou de l'une des exemptions au droit d'auteur. (Se reporter au chapitre 4 pour obtenir une liste partielle.) Dans la plupart des cas , c'est aux propriétaires (ou au détenteur de licence pertinent) de la PI qu'il incombe de faire respecter leurs droits par l'intermédiaire des recours civils. Cependant, bon nombre des types de contrefaçons du droit d'auteur sont considérés comme des actes criminels dans la maj eure partie du monde. Cela signifie que dans beaucoup de pays, l' État peut vous aider à poursuivre les contrevenants . Le manque relatif de sanctions pénales au Canada pour le respect du droit d'auteur constitue une anomalie et devient de plus en plus irritant aux yeux de nos partenaires commerciaux, surtout les États-Unis.

Prendre une mart(ue de commerce Pour déterminer si l 'on enfreint vos droits de marque de commerce, vous devez évaluer, avec votre équipe juridique, s 'il existe une probabilité de confusion entre votre marque de commerce et celle du contrevenant présumé. Gardez à l'esprit que le terme probabilité ne signifie pas possibilité. Il doit exister une attente raisonnable à l'effet que le grand public sera jeté dans la confusion. Il pourrait être difficile de prouver la probabilité de confusion au tribunal , car il s'agit vraiment d'une question de jugement. Donner à votre avocat la preuve qu'il s'est déjà produit une confusion réelle vous aidera. Assurez-vous de documenter toute situation dont vous avez connaissance. Ces causes comportent souvent des preuves de surveillance complexes, qui peuvent être coûteuses à obtenir et à attaquer.

1 00 P a rt i e I l : M ettre à p rofit l a propriété i nte l l e ctu e l l e

______

Se heurter contre un brefJet Le processus visant à prouver la contrefaçon d'un brevet est coûteux et complexe et nécessite une analyse juridique par un expert. Nous ne nous attendons pas à ce que vous rentriez dans les plus menus détails - après tout, c'est pour cela que vous payez votre expert en Pl. Les contrevenants n'enfreignent votre brevet que s i leur dispositif ou processus comprend tous les éléments énumérés dans l'une des revendications quelconques de votre brevet. Reportez-vous au chapitre 2 pour obtenir des conseils sur la rédaction d'une revendication efficace.

Contrefaçon d1un dessin industriel Le respect de vos droits de dessin industriel est semblable au respect à la fois des droits de brevet et de marque de commerce. Vous devez tout d'abord établir que le contrevenant a reproduit votre dessin, puis défendre votre dépôt tandis que le contrevenant tente d'établir que votre dépôt ne couvre pas son activité (ou, comme plus loin, que votre dépôt n'est pas valide) .

Poursuit/re les contretlenants Vous avez fait vos devoirs. Vous êtes certain que votre concurrent vend une bicyclette qui comprend un s ifflet activé par les pédales, contrairement à votre brevet. Que faire? Tout d'abord, vous devez rendre visite à votre avocat. Vous avez besoin d'un expert en Pl qui est également avocat plaidant pour vous aider. Votre avocat d'entreprise voudra bien vous aider, et peut-être aussi votre agent de brevet, mais il est peu probable que l'un ou l'autre possède les comp étences nécessaires pour ces causes complexes. (Consulter le chapitre 1 pour des conseils sur la façon de trouver un bon expert en Pl.) Tout comme vous acquérez les droits de Pl pays par pays, vous devez les faire respecter pays par p ays - donc, si quelqu'un enfreint votre droit d'auteur au Brésil, vous avez besoin d'un expert en PI brésilien pour le poursuivre.

______

C h a p itre 6 : Fa i re respecter vos d ro its de P l

10 1

Mettre en 9arde Au lieu de vous rendre directement devant les tribunaux, demandez d'abord à votre avocat d'envoyer une lettre de cessation et d'abstention sérieuse aux contrevenants. Cette lettre les informe que vous croyez qu'ils enfreignent vos droits et exige une cessation immédiate de tout acte de contrefaçon. Idéalement, votre avocat devrait terminer la lettre par une demande d'explication et une offre de rendez-vous. Après tout, votre principal objectif est d'amener le contrevenant à cesser ses agissements et non de passer du temps devant les tribunaux ni de dépenser des frais pour un procès . Être raisonnable peut se révéler payant. Il peut être très avantageux de rencontrer l'autre partie. Par exemple, est-il possible que vous n'ayez pas raison quant à la contrefaçon? En parlant avec votre concurrent, vous comprendrez bien des choses , même si vous avez raison par rapport à la contrefaçon. Par exemple : v

Reste-t-il sur sa position et refuse-t-il de respecter vos droits de PI?

v

Semble-t-il être du genre à se battre au lieu d'admettre qu'il s'est trompé?

v

Semble-t-il pencher vers une sorte de compromis?

Même après avoir porté votre cas devant les tribunaux, restez toujours ouvert à la possibilité de rencontrer votre adversaire. Vous pourriez être surpris de voir comment les points de vue changent au fil du temps et à la vue des frais j uridiques sans cesse croissants . Sachez que les procès peuvent durer plusieurs semaines et qu'ils sont extraordinairement coûteux. Les causes impliquant des experts coûtent dans les centaines de milliers de dollars et parfois plus. Profitez de chaque occasion de régler à l'amiable. Rappelez-vous l'affaire de la société Research In Motion de Waterloo qui a perdu une cause de brevet qui lui a coûté environ 6 1 5 millions de dollars aux États-Unis. Au début de la cause, la société a eu l'occasion de régler à l'amiable pour une très petite somme. Il n'y a pas que les coûts de règlement qui montent, mais également les coûts liés au temps et aux

1 0 2 Partie I l : Mettre à profit l a propriété i nte l l ectue l l e

______

ressources de gestion consacrés au cas et qui auraient été beaucoup mieux dépensés à l'exploitation de votre entreprise. Peu importe la situation, l'approche sensible à la résolution d'un problème de contrefaçon est la négociation avisée et efficace.

Alter defiant les tribunaux Si vous ne réussissez pas à conclure un règlement à l'amiable avec votre contrevenant, votre avocat doit intenter une poursuite. Quand vous allez en cour, le fardeau de la preuve - qui doit prouver quoi - est souvent un facteur déterminant sur l'issu-e du cas . N'oubliez pas que vous aurez un avantage i mportant si vous déposez vos droits d 'auteur et marques de commerce, même si cela n'est pas obligatoire, car on présume que vos droits sont valides. Vos adversaires devront alors prouver que l'on devrait invalider vos droits. Vous pouvez défendre des droits non déposés, mais vous devez tout d'ab ord prouver que vous avez droit aux droits, ce qui complique et prolonge votre procès. Votre parcours devant les tribunaux commence par des échanges de plaidoiries avec l'adversaire; à titre de demandeur, vous déclarez votre revendication contre le défendeur, et le défendeur présente sa défense. Ensuite, les parties échangent tous les documents pertinents - et nous voulons vraiment dire tous les documents pertinents. Il est essentiel de faire une divulgation totale, même si c ertains des documents nuisent à votre cause. Si des documents pertinents disparaissent, cela j ouera grandement c o ntre vous. Par la suite, un représentant de chaque partie répond à des questions, sous serment, au cours d'une enquête préalable au procès . Enfin, la cause passe devant le tribunal, ce que nous couvrons dans la section « Défendre vos droits » . Les procès de Pl comportent souvent de la matière très complexe. Dans certaines causes de brevet, l'éduc ation du juge au sujet de la technologie occupe les premiers jours du procès. Il vous incombe de trouver un témoin expert qui comprend la matière et qui présentera votre versi on des événements . Votre équipe j uridique vous aidera à trouver un candidat qualifié, mais vous devrez payer les frais de l 'expert. Votre adversaire fournira son propre témoin expert et s on point de vue des événements.

______

Chapitre 6 : Fa i re res p e cter vos d ro its de P l

1 03

Défendre flos droits Arrivé en cour, le défendeur peut avoir recours à n'importe laquelle des nombreuses défenses reconnues par la loi. Nous vous présentons ici quelques-unes des plus importantes .

Contester 11étendue de flos droits Votre adversaire soutient qu'il n 'enfreint pas vos droits, car votre protection n'est pas assez large pour couvrir ce qu'il fait. Ses gestes dépassent l 'étendue de vos droits .

Breflets Vous définissez les droits exclusifs qui seront protégés quand vous rédigez votre revendication. Dans la revendication, vous dressez une liste des innovations que vous souhaitez protéger. En cour, le j uge compare les contrefaçons présumées à la liste qui figure dans votre revendication, et si vous incluez dans votre revendication un élément que votre adversaire a omis , il n'est pas coupable de contrefaçon. (Se reporter au chapitre 2 pour obtenir des conseils sur la façon de rédiger une revendication efficace.) Par exemple, si votre brevet revendique un sifflet fixé sur la roue avant d 'une bicyclette et que votre adversaire fixe son s ifflet sur la roue arrière, c'est peine perdue. Son utilisation ne se trouve pas dans l'étendue d e votre revendication. Dessins industriels La soumission d'un dessin qui illustre l'apparence de votre produit permet de définir vos droits exclusifs de dessin, et le choix du titre d e votre dépôt permet de définir le type de produit que vous protégez. Si vous choisissez « bouteille >> comme titre et que le contrevenant utilise un dessin semblable sur une lampe, cela n'est pas compris dans l'étendue de vos droits. (Le chapitre 5 contient plus d e détails sur le dépôt de dessins.) Droit d1auteur La contrefaçon d'un droit d'auteur concerne la reproduction; on ne considère pas la conception d'une création semblable comme une contrefaçon. Il vous incombe de prouver aux tribunaux qu'il y a eu reproduction. Le tribunal rend une

1 0 fi,

Partie I l : M ettre à p rofit la propriété i nte l l ectu e l l e

______

décision selon l'équilibre des probabilités - est-il plus ou moins probable qu'il y ait eu reproduction? S'il n'y a pas eu reproduction, la création existe à l'extérieur de l'étendue de votre droit d'auteur. De façon générale, si vous prouvez que votre adversaire avait accès à votre œuvre et qu'il existe une similarité entre la sienne et la vôtre, le tribunal statuera en votre faveur.

Mart{ues de commerce Si l'imitateur utilise votre marque de commerce exacte sur le même type de produit que vous vendez, la cause est assez claire et il est peu probable qu'il y ait procès. Cependant, si la marque est peu semblable à la vôtre et que les marchandises sont un peu différentes, vous devez prouver qu'il est très probable que cela cause de la confusion chez le client à savoir quel produit appartient à qui. Si la confusion est peu probable, vous ne pouvez empêcher l'utilisation de votre marque de commerce.

lnflalider flotre reflendication Les contrevenants peuvent prétendre que votre droit n'est pas valide. S'ils peuvent prouver que vous n'avez pas effectivement droit aux droits que vous défendez, on statuera que les droits s ont non valides. Les arguments d'invalidité sont normalement soutenus par l 'intermédiaire d'une contre-revendication en réponse à votre revendication. Si la revendication d'invalidité réussit, cela peut mettre fin à vos droits de PI - ce qui peut se révéler dévastateur pour vous et vos détenteurs de licences. Aux chapitres 2 à 5 , nous discutons des exigences que vous devez satisfaire pour obtenir des droits de Pl valides - et vous pouvez être certain qu'un défendeur examinera toutes les exigences possibles afin de contester la validité de vos droits .

Remettre en t{uestion la propriété de flotre Pl II pourrait être nécessaire de prouver que vous possédez votre droit de PI, surtout si vous acquérez les droits par l'intermédiaire d'une cession ou d'un transfert. Pour votre propre protection, mettez tout par écrit. Il n ' est pas

______

Chapitre 6 : Fa i re respecter vos d roits de P l

1 05

nécessaire de déposer le transfert de droits auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) , mais vous avez tout intérêt à le faire. Par exemple, dans le cas d'un brevet contesté Oe propriétaire original a peut-être vendu le brevet deux fois) , la première personne à déposer gagne. Au lieu de vous tordre la cheville en vous rendant à la course au bureau des brevets au premier signe de difficultés , déposez le transfert dès qu'il a lieu.

Épuiser flos droits Les défendeurs soutiennent habituellement que vous leur avez donné la permission, et si c'est le cas , c'est une assez bonne défense. Si le contrevenant achète des sifflets d'un de vos distributeurs qui est sur le point de faire faillite - et qu'il s'agit en fait de vos sifflets - vous ne pouvez pas vous plaindre. Le fait de vendre quelque chose donne à l'acheteur un droit implicite de l'utiliser; vos droits sont épuisés par la vente. Vous les avez épuisés et ne pouvez pas les affirmer une deuxième fois.

Prétendre t{ue flous n1a flez pas a9i immédiatement Il n'est pas permis de vous asseoir sur vos droits de PI, puis de vous relever en sautant pour intenter un procès contre un contrevenant. Le fait d'être au courant de la contrefaçon et de ne pas agir s'appelle acquiescement. Votre adversaire peut prétendre qu'il croyait que vous aviez renoncé à vos droits, car vous autorisiez déj à l'utilisation de votre droit depuis une certaine période.

A tteindre la li9ne d'arri"ée B ien que vous ayez en tête des visions de règlements valant des millions de dollars quand vous pensez à des causes j udiciaires , rappelez-vous que votre principal objectif est de simplement mettre fin à la contrefaçon. Le fait de voir aboutir votre cause de PI vous permet de respirer plus aisément. Dans cette section, nous abordons quelques-uns des autres résultats possibles d'une cause de Pl.

1 06

Partie I l : Mettre à p rofit la p ropriété i nte l l ectu e l l e

______

RèiJiements La meilleure façon, la plus rapide et la moin coûteuse pour mettre fin à un litige de contrefaçon est de le régler à l'amiable. Essayez de régler à l'amiable si possible. Voici quelques règlements possibles : V'

Vous et le contrevenant négociez un compromis où il continue d'utiliser votre droit sur une base continue en échange de remboursements .

V'

Le contrevenant consent à vous payer des frais pour la permission de continuer à utiliser votre droit j usqu'à ce qu'il vende tout son stock. Ensuite, il mettra fin à l 'activité de contrefaçon.

Décisions Si vous ne réussissez pas à vous entendre, le tribunal prendra une décision selon les renseignements présentés au procès. Voici quelques issues possibles : Y'

V'

Le tribunal impose une injonction : Il s 'agit d ' une ordonnance qui ordonne au défendeur de cesser de vendre l'article en question. En général, le tribunal ordonne également que les stocks existants s oient livrés au détenteur des droits de PI ou détruits. Les injonctions peuvent être interlocutoires (avant le procès) ou permanentes . Dans le litige RIM contre NTP, la possibilité que le tribunal puisse imposer une injonction qui mettrait fin à tous les services de BlackBerry aux États­ Unis a fait la une des j ournaux.

Vous pourriez recevoir un remboursement des gains qui ont été réalisés à la suite des activités de contrefaçon. Si c'est le cas , cela signifie que vous tolérez légalement les activités , donc aucune injonction ne serait imposée.

V'

Le tribunal pourrait vous accorder un dédommagement. Vous pourriez recevoir un montant comparable aux gains perdus ou une redevance, d'un montant raisonnable compte tenu de la contrefaçon qui a eu lieu.

Chapitre 7

Mettre à profit de vos droits de Pl Dans ce chapitre Commercialiser la Pl Mettre à profit des licences Types de contrats de licence Vous assurer que votre contrat explique clairement vos droits et obligations Vendre vos droits au lieu de les louer É laborer une stratégie d'octroi de licences

L

es droits de PI offrent beaucoup plus de valeur que de simplement vous permettre d'empêcher les imitateurs d'utiliser vos créations. La vente du produit qui intègre le droit de PI représente certes un bon départ, mais il existe aussi d'autres occasions de rentabiliser votre Pl. Développez toujours vos biens de Pl en songeant à la location de ces biens , et vos droits quant à ces biens fonctionneront comme un investissement lucratif. Vous pouvez mettre à profit de vos droits de PI tout comme vous le feriez avec un bon investissement dans l'immobilier - vous pouvez les vendre après qu'ils gagnent de la valeur, conserver la propriété et recueillir les redevances qu'ils génèrent (semblable aux loyers) , ou les deux. Ce rêve est une réalité pour bon nombre d'entrepreneurs astucieux qui ont profité des occasions qui récompensaient leur créativité. Dans ce chapitre, nous vous proposons quelques façons de tirer un profit maximal de votre Pl.

1 08

Part i e I l : Mettre à p rofit la p ropriété i nte l l ectu e l l e

_____

Vendre et octrolJer des licences La commercialisation de votre PI - faire payer des gens pour l'acquérir en la vendant ou en octroyant une licence à son égard - peut être très différente de la vente de votre produit ou service. Cependant, la commercialisation de votre PI est très semblable à d'autres activités commerciales : elle nécessite préparation, persistance, marketing et vente. La PI ne se commercialise pas d'elle-même. Il faut la vendre, et chaque annonce que vous avez vue pour un produit Microsoft le prouve. Ce n 'est pas toute la PI qui a de la valeur. Seule une PI qui donne un droit d'empêcher les autres de faire quelque chose qu'ils veulent faire, et qui ne peut être contournée rapidement et à peu de frais, a de la valeur. Les personnes achètent de la PI ou en obtiennent une licence parce que c' est moins coûteux que de mettre au point un produit de rechange à l'interne. Par exemple, si vous utilisez Microsoft Word , c'est probablement parce qu'il est moins coûteux et plus facile d'acheter une licence que de concevoir votre propre programme de traitement de textes . Les ventes de droits de PI les plus réussies sont celles où l'acheteur a un accès plus facile et plus rapide aux clients que le vendeur. Vous avez peut-être une bonne idée pour un dispositif de réseautage informatique, mais il est très probable que Cisco puisse le commercialiser à plus grande échelle plus rapidement et avec un plus grand pouvoir de marketing q u e vous . Si Cisco achète votre PI , elle chausse vos souliers et peut utiliser la PI pour protéger son produit. Pour la même raison, l'octroi de licences de PI est le plus fructueux concerne la vaste expansion de l'utilisation de la PI par l'intermédiaire de canaux d e distribution que le créateur original ne peut pas atteindre directement aussi facilement que le (s) licencié (s) . La commercialisation réussie de la PI nécessite que vous changiez votre façon de penser, car la Pl ne ress emble pas aux biens matériels . La PI peut avoir : y�

plus d'un propriétaire. Même si la copropriété peut être complexe, elle peut aussi résoudre de nombreux problèmes épineux.

_______

C h a p itre 7 : M ettre à p rofit de vos d ro its de Pl

V""

plus d'un utilisateur à la fois et peut augmenter en valeur plus on l'utilise. La PI ne s'épuise pas et elle ne coûte rien à expédier.

V""

plus d'un licencié exclusif si les licenciés se trouvent dans des marchés différents.

] 09

Voici un exemple. Vous êtes chargé de la collecte de fonds pour une université importante. Il est très probable que votre marque de commerce soit l'un de vos biens les plus précieux, et si vous procédez soigneusement, vous pouvez en octroyer une licence à plus de un tiers en échange de revenus précieux qui rehausseront votre marque : les cartes de crédit d'affinité, les services d'assurances, les forfaits voyage pour aînés et ainsi de suite. Bon nombre d'universités explorent déj à précisément c e genre d e stratégie d'octroi de licences pour les marques de commerce comme outil de collecte de fonds.

Comprendre les licences Votre permis de conduire vous donne le droit de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire auparavant - aller faire une ballade en voiture sur l'autoroute. Le gouvernement, à qui appartient l'autoroute, vous donne cette permission dans le cadre d'un accord. Pour que votre permis demeure en vigueur, vous devez respecter votre part de l'accord : conduire avec prudence et respecter le code de la route ­ sinon le gouvernement confisquera votre permis. La licence de Pl suit le même principe. Une licence est un contrat entre deux parties. Le concédant possède un droit de PL Le détenteur de licence est un particulier ou une société qui consent à utiliser le droit de PI en échange de paiement de redevances ou d'autres considérations de valeur. Par exemple, si le droit de PI est un brevet, le détenteur de licence peut pratiquer l'invention sans être poursuivi pour contrefaçon par le concédant à qui appartient le brevet. Une licence ne transfère pas vraiment le droit de PI - elle donne tout simplement au détenteur de licence la permission d'utiliser la Pl, appuyée par la promesse de la part du concédant de ne pas annuler cette autorisation tant que le licencié respecte sa part de l'accord. Une licence ressemble au bail d'une maison, où le locateur donne au locataire la

1 10

Pa rtie I l : M ettre à profit la p ropriété i ntel l ectu e l l e

_____

permission d 'y vivre pourvu qu'il paie son loyer à temps. La licence diffère de la cession qui est un transfert définitif d'un droit de PI - comme la vente d'une maison. (Voir la section « Céder au lieu d'octroyer une licence , de ce chapitre.)

OctrolJ.er des licences Puisqu'on peut octroyer une licence pour n'importe quelle PI, il existe de nombreux types différents de licences . Afin de vous mettre la puce à l'oreille, nous en énumérons ici certaines des plus communes, selon le type de droit de PI sous-j acent : Y"

Licence de brevet : Vous pouvez octroyer une licence pour vos droits de brevet, peu en importe le type, dès qu'ils vous appartiennent. Cela signifie que vous pouvez en octroyer une licence à compter du moment de l'invention, avant même qu'un brevet ne soit octroyé. Parmi les avantages qui découlent de cette situation, notons le fait que le détenteur de licence assume les coûts de poursuite et de gestion du brevet dans son territoire. Dans de telles situations, pensez à qui fait respecter le brevet et quelles seront les conséquences si on estime que le brevet n'est pas valide en partie ou en totalité.

Y"

Licence de secret commercial : Le concédant divulgue des renseignements exclusifs et confidentiels au détenteur de licence en échange de paiement et de la promesse de tenir les renseignements secrets. Les licences de secret commercial sont particulièrement populaires dans le domaine des produits chimiques où il est relativement facile de tenir secrets les formules et les processus de fabrication.

Y"

Licence de droit d'auteur : Une licence de droit d' auteur permet au détenteur de licence d'utiliser l'œuvre protégée par le droit d'auteur. Ces licences portent souvent un nom connexe à leur usage - comme une licence de publication, une licence de diffusion ou une licence d'enregistrement. Théoriquement, vous n'achetez pas les logiciels ou les sonneries - vous achetez une licence qui vous donne le droit d'utiliser le logiciel ou la sonnerie, et l'étendue de ce que vous pouvez faire avec la licence est définie dans les conditions particulières de la licence.

_______

C h a p itre 7 : M ettre à p rofit de vos d ro its d e Pl

le

jargon de

V o i c i q u e lq u e s term e s q u e vous

pensez

connaître s i v o u s s o u h a itez o ctroyer une l i c e n c e p o u r votre Pl :

l'a utomobile. Les d étenteu rs

devez

Y' Les l i c e n c es, p a rti c u l i è rem ent

les li cences d e logiciel, p a ssen t

souvent p a r l'i nte r m é d i a i r e d'un e chaîne d e détenteurs de l i cence . On utilise généra lement l'expression utilisateur final pour le c l i e nt f i n a l et l'expression

partenaires intermédiaires pour les intermédiaires. On o ctroie une licence

d'octroi de sous-lic ences

aux partenaires i ntermédiaires et non pas u n e li cence d'util isation

qui elle

n 'est o ctroyée q u ' à

l'utilisateu r fin al. Y'

Le re vendeur de produits à valeur ajoutée v o u s p a i e u n e l i c en c e , puis revend c e lle-ci à un prix majoré. Le distributeur de produits à valeur ajoutée f a it en sorte que l e c lient p a i e d i recteme nt le concédant pour l a l i c ence, et l e

concédant remet a u

d i stri b ute u r l a p a rt qui lui revie nt Y' Le

constructeur de matériel (CM)

e st un c ol osse d e l'industrie -

g é a nts

a ux

de

l i c e nce tentent souvent d'octroyer une l i c e n c e pour leur

qui

Pl

e n s u ite l'intè grent

produits.

Cela est

a ux

à

CM,

l e urs

souvent p l u s

fa c i l e que d e te nter de

vendre

un produit a p rès fa brication pour

du CM. Les essuie-g l a c e i ntermittents représentent un bon exemple d'un

personnaliser l e produit

produit qui est passé avec succès

du marché a p rès marché d e CM.

fabric ation a u

un détenteur à a pp l i q u e r s e s m a rq u es de commerce à u n prod uit ou servi c e pour q u e

Y' Lorsqu'on a utorise

de

licence

l e p ro d u it ou servi c e s e m b l e prove nir du détenteur d e l i cence et non d u concédant, on dit qu'on lui donne étiquette blanche. Il e st très proba ble q u e l e produ it

de courriel Web a u q u e l vo u s accédez depuis votre fournisseur de services Internet est un produit à étiquette blanche pour lequel un déve l o pp e u r de l o g i c i e l s tiers a obte n u u n e licence.

Vous n'êtes pas obligé de déposer votre droit d'auteur avant d'octroyer une licence, mais nous vous recommandons fortement de le faire. Les droits déposés sont beaucoup plus faciles à faire respecter, et par conséquent les conditions d'une licence sont plus faciles à faire respecter. De plus, un droit d'auteur déposé offre une meilleure protection contre les tiers contrevenants, ce qui le rend plus attrayant aux yeux des licenciés et lui confère une plus grande valeur pour vous.

111

1 12

Parti e I l : M ettre à p rofit la propriété i nte l lectu e l l e

,_,

_____

Licence de marque de commerce : Cette licence autorise quelqu'un d'autre à exploiter sous un ou plusieurs de vos identifiants commerciaux. La loi exige que vous conserviez un certain degré de contrôle de la qualité sur les activités de votre détenteur de licence pour que les clients qui se sont fiés à la qualité de vos biens et services par le passé ne soient pas indûment persuadés d'acheter des produits de qualité inférieure. Aujourd'hui, bon nombre de produits ne sont p as fabriqués par leurs fabricants d'origine, mais par des sociétés qui utilisent la marque de commerce sous licence du fabricant d 'origine et selon des conditions de contrôle de la qualité rigoureuses . Il est très probable qu'un manteau de marque Mountain Equipment Co-op ne soit pas fabriqué par les employés de la coopérative.

,_,

Licence de mise en marché : Certaines marques sont tellement puissantes, si bien reconnues et si largement acceptées qu'on peut les louer en vue de les utiliser pour toute une gamme de produits. Les licences de mise en marché permettent d'utiliser un droit d ' auteur ou une marque de commerce, ou une combinaison des deux, pour toute une gamme de produits allant au-delà de l'intention de la marque. Par exemple, un studio de cinéma peut octroyer une licence pour l'utilisation d'un personnage de dessins animés pour une gamme de produits pour enfants allant de jouets à des sacs d'école.

,_,

Franchisage : La franchise est une licence de marque de commerce jumelée à un accord de non-concurrence et comprend des règlements stipulant que le franchisé doit gérer son entreprise conformément à la métho d e imposée par le franchiseur. Ce type de relation contractuelle comprend un certain transfert de connaissances et d e l'aide technique d e l a part d u franchiseur Qumelés à u n versement comptant considérable par l e franchisé) . Les franchises de restauration rapide sont un bon exemple de ce type de licence : le franchisé s'approprie un restaurant qui porte le nom et le logo du franchiseur et prépare et sert des aliments selon une méthode établie et un contrôle de qualité rigoureux.

_______

C h a p itre 7 : M ettre à p rofit de vos d ro its de Pl

1 13

Examiner les éléments de base d'une licence Dans cette section , nous soulignons les principaux problèmes que vous devez aborder quand vous exploitez vos biens de Pl et nous vous offrons de vrais textes que vous pouvez utiliser dans des documents légaux et autres observations légales . (Ces textes sont en italiques .) Cet aperçu de la composition de base d 'un contrat de licence n'est pas exhaustif; il est essentiel de demander l'aide d ' un expert en Pl compétent pour négocier et de rédiger le contrat de licence.

Par écrit Avant de négocier tout type de contrat de licence, vous devez comprendre les sections importantes du contrat. Voici quelques points importants que vous et votre avocat devez couvrir dans le contrat : 1/

Définissez clairement le droit de PI pour lequel vous octroyez une licence.

1/

Accordez la permission d'utiliser votre PI. Il s'agit-là d'une section critique du contrat de licence, car c'est dans cette section que vous définissez l'étendue des activités permises. Soyez très précis afin d'éviter des litiges .

1/

Établissez le niveau d'exclusivité - qui a le droit d'utiliser les droits . •

Exclusif : Le concédant renonce à tout droit d'utiliser les droits ou d'autoriser n'importe qui d'autre à les utiliser.

•

Unique : Le concédant se réserve le droit d ' utiliser les droits lui-même ou par l'intermédiaire d e son entreprise, mais consent à n'octroyer une licence qu'au détenteur de licence.

•

Non exclusif : Le concédant se réserve le droit d'utiliser les droits et octroie également une licence à des tiers en concurrence avec le détenteur de licence.

1 14

Partie I l : M ettre à p rofit l a propriété i nte l l ectu e l l e

_____

En règle générale, une licence exclusive rapporte des redevances plus élevées que les deux autres types de licence. Y'

Décrivez le territoire et le domaine d'utilisation. Un propriétaire de PI peut diviser et répartir les régions géographiques et les domaines commerciaux où l'on peut pratiquer ou appliquer l 'invention. Par exemple, supposons que vous détenez un brevet pour des cadres de fenêtres écoénergétiques. Puisqu'ils sont à prix raisonnable et qu'ils fonctionnent bien, vous en vendez plusieurs. Vous aimeriez élargir votre territoire pour en vendre davantage, mais puisque les fenêtres sont lourdes et fragiles, elles ne voyagent pas bien. L'option idéale pour cette situation est d'octroyer une licence de votre brevet aux fabricants de fenêtres d'autres marchés; vous pouvez continuer à desservir votre propre territoire pendant que vos détenteurs de licence vous paient des redevances pour l'utilisation de votre invention dans le leur.

Y'

Définissez la durée. Fixez la durée de la licence et de tout renouvellement. Prévoyez ensuite ce qui se produira si le droit de PI se perd ou s'il n'est plus possible de le faire respecter par les tiers.

Y'

Penchez-vous sur le maintien du respect. Déterminez qui dispose de quels droits et obligations afin de faire respecter la PI et de faire fermer boutique aux contrevenants. Il n'est pas amusant de rembourser des redevances au concédant si votre concurrent utilise la PI gratuitement.

Y'

Précisez la résiliation. Stipulez le moment auquel on peut résilier la licence, et que faire si la licence est résiliée. Les licences de logiciel exigent souvent que le concédant mette le code source sous condition pour que le détenteur de licence soit libéré dans certaines circonstances. Si vous êtes le détenteur de licence d'un droit de PI, il est très important et, à la lumière de l'état actuel des lois au Canada, très difficile, même pour les experts en PI les plus chevronnés, de se protéger contre une résiliation arbitraire si le concédant fait faillite.

Si la licence autorise le détenteur de licence à utiliser ou exploiter en fonction de votre marque de commerce, incluez une clause qui vous permet de contrôler la qualité des biens ou des services fournis au client en vertu de votre identifiant. Cela vous

_______

Chap itre 7 : Mettre à p rofit de vos d roits de Pl

1 15

permettra de conserver les normes de qualité et de service, et par conséquent la valeur de votre marque de commerce.

Se faire paiJer : Rémunération Vous avez une excellente flexibilité lorsqu'il s'agit de définir les conditions de remboursement de la licence. Les remboursements peuvent comprendre : Y'

Un versement forfaitaire

Y'

Des redevances basées sur les recettes nettes , le nombre d'articles fabriqués ou vendus, le coût des biens ou tout autre paramètre facilement vérifiable

v

Une combinaison de ce qui précède

Vous pouvez utiliser des avances sur les redevances, des remboursements retardés, des taux de redevance aj ustés à la hausse ou à la baisse selon les recettes des ventes ou le nombre d'articles vendus et les remises garanties afin de préciser l'entente pour qu'elle satisfasse à vos circonstances : Le Détenteur de licence remboursera au Concédan t chacun des montants suivants : Un versement forfaitaire non remboursable de 5 000, 00 $ chaque anniversaire de la date d 'entrée en vigueur de la présente entente. à

Pendant les JO premières années de la durée de la présente entente, des redevances au taux de 1 0 $ par appareil photo fabriqué en vertu des licences exclusives et coexclusives, et au taux de 3 $ par appareil photo fabriqué en vertu de la licence non exclusive; plus 1 % des recettes nettes provenant des ventes de tous les types d'appareils photo. Après le 1()' anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la présente entente, ces taux de redevance seront réduits de moitié. Une avance de 25 000, 00 $ sur les redevances de la présente entente par toutes les parties.

à

la s ignature

Les détails de la clause de rémunération sont normalement dictés par les circonstances de l'entreprise - l'état financier et l'influence de marketing du concédant, les ventes p révues , l'investissement nécessaire pour l'équipement et la promotion , et ainsi de suite.

1 16

Partie I l : M ettre à p rofit la propri été i nte l l ectu e l l e

_____

Réfléchissez bien à quoi s 'applique la redevance. Si vous facturez au détenteur de licence une redevance à titre de pourcentage des revenus d'un seul produit mais qu'il vend également d'autres produits ou services qui ne sont pas couverts par la licence aux mêmes clients , le détenteur de licence sera motivé de vendre votre produit ou service à un prix moindre afin de majorer le prix de l'autre produit ou service. Il est judicieux d'inclure une clause de rendement minimum dans un contrat de licence exclusive car vous dépendez entièrement du rendement du détenteur de licence pour exploiter votre bien de PI. Une telle clause pourrait utiliser une échelle mobile pour vous assurer que l'entreprise détentrice de la licence respecte ses obligations. Par exemple : Le Détenteur de licence paiera au Concédant : Au cours de la première année civile, 50 000, 00 $. Au cours de chaque année suivante, 150 000, 00 $ ou la moitié de la rémunération monétaire totale reçue par le Concédant pendant cette année, le montant le plus élevé prévalant.

Production de rapports Sauf si les frais de licence sont payés entièrement d ' avance ou selon un calendrier de paiements fixes, il est intelligent d'exiger du détenteur de licence qu'il vous transmette des rapports périodiques sur sa production etjou son chiffre d'affaires, puisque les redevances sont fondées sur ces montants : Dans les trente jours à compter du dernier jour de l 'année civile, le Détenteur de licence fournira au Concédant un rapport sur le nombre d'appareils photo fabriqués et les recettes nettes reçues par le Détenteur de licence pendant cette année civile.

Céder au lieu d'octrolJer une licence Lorsque l'on transfère entièrement la Pl, d'employé à employeur ou d'entreprise à entreprise, cela ce fait grâce à un document écrit appelé cession.

_______

Chap itre 7 : M ettre à p rofit de vos dro its de Pl

1 17

Quand votre avocat rédige le document de cession, assurez­ vous qu'il y intègre une description complète et facilement identifiable de ce que l'on transfère (ajoutez une copie ou une photographie en pièce jointe, au besoin). Et si l'acheteur vous donne une redevance plutôt qu'un versement forfaitaire à l'avance, intégrez également au contrat toutes les clauses de paiement et de production de rapports que l'on trouve normalement dans un contrat de licence. (Voir la section